学以致用 | 是否可以“挂名发明人”为由证明发明为非职务发明

一、案例编号

（2021）最高法知民终1095号

标准条款

《企业知识产权管理规范（GB/T 29490—2013）》

8.2　研究开发

e) 及时对研究开发成果进行评估和确认，明确保护方式和权益归属，适时形成知识产权；

f) 保留研究开发活动中形成的记录，并实施有效的管理。

本期导读

一般而言，专利发明人都会对是否“挂名”讳莫如深。但在今天的案例中，本案的被告就试图通过自认为是前雇主专利的“挂名发明人”，否定离职后的发明专利与离职前的本职工作的相关性。那么这种辩护理由是否会被法院接受呢？请阅读判决书原文。

二、判决书原文要点

背景信息

白某于2019年4月1日与乙公司解除劳动关系后加入甲公司。

甲公司于2019年8月6日提出涉案专利申请，乙公司认为该项专利申请按照我国专利法中有关职务发明的规定归属权应属于乙公司。

乙公司提供了连铸生产中的粘结报警方法和系统”发明专利、“基于最小二乘的漏钢预报方法及系统”发明专利、“消除电磁搅拌对热电偶信号干扰的数字滤波方法及系统”发明专利申请等三项发明专利、专利申请作为证据，证明白某在乙公司任职期间从事的工作与涉案专利所涉技术高度相关，白某离职后提出的发明专利申请实际是白某在乙公司的本职工作。

白某的抗辩理由之一为前述三项作为证据的发明专利、专利申请，白某仅是“挂名发明人”，并未实际参与研发工作，故白某离职后提出的专利申请与其在乙公司的本职工作无关。

三、判决书（节选）要点：

关于“连铸生产中的粘结报警方法和系统”发明专利、“基于最小二乘的漏钢预报方法及系统”发明专利、“消除电磁搅拌对热电偶信号干扰的数字滤波方法及系统”发明专利申请。前两项专利的申请日分别为2010年12月30日、2013年12月5日，均处于“结晶器专家系统升级项目”立项日之前，原审法院认定该两项专利属于白居冰参与的“结晶器专家系统升级项目”等本职工作的成果，有所不当。但是上述发明专利或发明专利申请文件上均明确记载了白某系发明人之一，甲公司、白某上诉主张白某仅是挂名的发明人，并非实际发明人，并未实际参与相关专利的研发工作。

对此，本院认为，其一，《中华人民共和国专利法》第十六条第一款规定：“发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人。”可见，在申请文件中写明自己是发明人是一种署名权，发明人可以要求享有，也可以要求放弃，在实践中，发明人如不希望在申请文件中公布其姓名，可以在提交专利申请时明确声明不公布其姓名。白某作为完全民事行为能力人，应当知晓在专利文件中写明自己是发明人的法律后果，其在本案中亦确认其知晓上述发明专利的申请过程中将其列为发明人的相关事实。

其二，“连铸生产中的粘结报警方法和系统”发明专利说明书第[0001]段载明“本发明涉及连铸生产中的结晶器专家系统技术领域”，“基于最小二乘的漏钢预报方法及系统”发明专利说明书第[0001]段载明“本发明涉及冶金领域的板坯连铸结晶器智能漏钢预报系统技术领域”，“消除电磁搅拌对热电偶信号干扰的数字滤波方法及系统”发明专利申请说明书第[0001]段载明“本发明涉及冶金领域的连铸结晶器智能漏钢预报技术领域”，可见，上述发明专利或专利申请所涉技术领域与本案查明的白某在乙公司工作期间实际参与的相关工作具有高度关联性。

综上，在无相反证据的情况下，可以推定“连铸生产中的粘结报警方法和系统”发明专利、“基于最小二乘的漏钢预报方法及系统”发明专利、“消除电磁搅拌对热电偶信号干扰的数字滤波方法及系统”发明专利申请系白某在乙公司工作期间的工作成果之一，相关技术内容可以用于评价与涉案发明创造之间的关联性。甲公司、白某的相关上诉理由不成立，本院不予支持。