学以致用 | 优先履行合同就一定能优先获得转让商标权吗？

一、案例编号

（2020）最高法民再163号

标准条款

《企业知识产权管理规范（GB/T 29490-2013）》

7.5　合同管理

a) 应对合同中有关知识产权条款进行审查，并形成记录。

本期导读

通过受让获取他人的注册商标，是一种常见的商业行为，受让企业能够避免商标注册的不确定性，并能迅速拥有标的商标的品牌价值。因此，决意获取商标的一方会非常积极地履行转让协议的义务，以期尽可能早地获得商标专用权，避免“夜长梦多”。今天的案例或许能为持有这种想法的企业主带来这样的启示：积极履行协议固然重要，但要确保成功受让，恐怕还需做出更多的努力。

二、判决书原文要点

背景信息

A公司分别与甲公司、乙公司签订商标转让合同。其中，乙公司系受丙公司委托办理商标转让业务。

A公司与甲公司签订协议在前，与乙公司签订协议在后。但本案相关证据表明，乙公司与A公司履行商标转让协议早于甲公司与A公司履行协议。

后A公司反悔不再履行与乙公司的转让协议并在本案一审前退还了乙公司支付的商标转让费用，并转为与甲公司继续履行商标转让协议。

乙公司要求A公司继续履行商标转让协议。

三、判决书（节选）要点：

关于乙公司的合同是否应当履行。

根据2013年修订的《中华人民共和国商标法》第四十二条第四项规定，转让注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。因此，商标权转让须经行政机关核准后公告方能完成。当事人基于商标转让合同仅获得债权请求权。

根据本院查明的事实，涉案商标仍在A公司名下，因此，基于在案的两份有效合同，甲公司与乙公司分别获得了债权请求权。且两者的债权请求权均为一般债权。基于商标权的排他性，A公司向特定债权人履行交付义务后，应向另一债权人承担违约责任。

本案中，在判断A公司应当向何者履行交付义务时，为保证交易安全及产权变动的便捷性，应当综合考虑以下情况，产权变动的进程、合同订立的先后顺序以及合同履行的情况，对于商标转让合同还应当考虑商标使用的实际情况及相关市场格局。

本案中，从产权变动的情况来看，双方当事人均有商标转让的相关材料，并已经分别向国家知识产权局申请核准转让，因此，甲公司与乙公司履行产权变动的进度相近；从合同订立及履行的情况来看，乙公司的合同订立时间晚于甲公司的合同。虽然乙公司支付商标转让费的时间早于甲公司，但A公司已将转让费退还乙公司，因此，甲公司已经履行了支付合同对价的义务，而乙公司的合同的对价尚未支付。而且，A公司明确主张向甲公司履行；从商标的使用情况及市场实际来看，涉案商标与甲公司的商号一致，甲公司已经在多个类别获准注册了涉案商标，而乙公司系知识产权代理有限公司，乙公司并未提交证据证明其实际经营与涉案商标核定使用商品相关的行业，亦未提交证据证明其合同指定受让人（丙公司，编者注）受让涉案商标系实际经营需要，综合考虑上述因素，一审判决认定A公司向甲公司履行转让涉案商标的义务并无不当，二审判决的相关认定缺乏事实及法律依据，应于纠正。