学以致用 | 退休人员在兼职单位的发明创造专利权归属

一、案例编号

（2021）最高法知民终5号

标准条款

《企业知识产权管理规范（GB/T 29490-2013）》

6.1.3　人事合同

通过劳动合同、劳务合同等方式对员工进行管理，约定知识产权权属、保密条款；明确发明创造人员享有的权利和负有的义务；必要时应约定竞业限制和补偿条款。

本期导读

企业聘请退休技术人员本属于一种双赢——企业可以借助技术人员掌握的成熟技术和广阔人脉降低开发成本、快速打开市场，退休技术人员也能继续发挥余热，丰富自己的退休生活——然而，若是劳务合同对知识产权含糊其辞或者干脆闭口不提，双赢却有可能变成双输——企业失去了技术，退休人员平添了不愉快的回忆。

二、判决书原文要点

背景信息

叶某、姜某系某研究院的退休人员。二人均退休于2010年以前。

退休后，叶某以技术入股方式与他人共同成立甲公司，系甲公司发起人及股东，其自认担任甲公司技术研发负责人和总工程师，并且自2015年1月至7月每月从甲公司会计个人账户领取劳务报酬，后因公司运营问题停发。

姜某与甲公司间存在一张领取劳务报酬的收据。

后叶、姜二人申请一专利，该专利所包含的技术方案与甲公司的产品属于同一领域的不同技术路径。甲公司认为该专利应为叶、姜二人的职务发明。叶、姜二人不认可。

叶某、姜某与甲公司间均不存在约定明确的劳务协议或入股协议。

因引起本案纠纷的法律事实发生在2008年修正的专利法施行日（2009年10月1日）之后、2020年修正的专利法施行日（2021年6月1日）之前，本案应适用2008年修正的专利法。

三、判决书（节选）要点：

关于涉案专利申请是否系叶某、姜某执行甲公司的任务所完成的发明创造

专利法实施细则第十二条第一款规定：“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。”

本案中，叶某、姜某自认涉案专利申请的研发时间为2015年至2016年，叶某自认其此间在甲公司任职，姜某虽对与甲公司存在劳务关系有异议，但未提供相反证据推翻其签字的2016年11月的劳务费收据，故本院可以认定涉案专利申请系叶某、姜某在与甲公司存在劳务关系期间的发明创造，本案不属于上述第（三）种情形。判断涉案专利申请是否属于叶某、姜某执行甲公司的任务所完成的发明创造，应审查本案是否属于上述第（一）（二）种情形之一。

1.关于涉案专利申请是否系叶某、姜某在甲公司本职工作中作出的发明创造

本案中，叶某、姜某均为某研究院退休职工，均长期从事卫星天线领域的研究工作。本院认为，关于退休人员在兼职单位本职工作的认定，有明确约定的，从其约定；没有明确约定的，应结合兼职单位的业务范围、发明人在兼职单位实际从事的工作、兼职单位的研发条件等综合予以认定。叶某虽为甲公司的发起人、股东、技术研发负责人和总工程师，但双方就叶某入股的具体技术、工作职责均未进行明确约定。甲公司在原审庭审中自认，公司主要业务均与CLX天线产品相关；公司设立后申请的以叶某作为发明人、甲公司作为专利权人的四项专利也与CLX天线相关；在案证据显示，叶某在甲公司实际从事的工作也均与CLX天线相关。CLX天线是高精度GNSS测量型天线的一种，涉案专利申请虽也属高精度GNSS测量型天线领域，但与CLX天线在技术原理、技术方案、主要结构、性能上并不相同，甲公司既不具备涉案专利申请研发的相关物质技术条件，也不没有相关人员支持，故难以将涉案专利申请认定为叶某在甲公司的本职工作。关于姜某，其与甲公司未就工作职责进行明确约定，其签字的20000元收据中所载“高精度GNSS测量型天线及设备项目”亦未明确具体内容，在无其他证据支持的情况下，亦难以认定涉案专利申请系姜某在甲公司的本职工作。

2.关于涉案专利申请是否系叶某、姜某履行甲公司交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造

在专利权或专利申请权权属纠纷中，单位主张发明创造系发明人履行单位交付的本职工作之外的任务而完成的，应提供证据予以证明。本案中，甲公司未能提供证据证明其曾要求叶某、姜某进行涉案专利申请的研发，故难以认定涉案专利申请系叶某、姜某履行甲公司交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造。