学以致用 | 代工“专利产品”的烦恼

一、案例编号

（2020）最高法知民终580号

标准条款

《企业知识产权管理规范（GB/T 29490-2013）》

8.4　生产

b) 在委托加工、来料加工、贴牌生产等对外协作的过程中，应在生产合同中明确知识产权权属、许可使用范围、侵权责任承担等，必要时，应要求供方提供知识产权许可证明；

本期导读

作为工业大国，我国拥有数量众多、技艺高超的代工企业。广大企业在开展业务的过程中不免遇到“专利产品”的代工委托，随着我国知识产权保护的日益趋严，代工企业面临的知识产权风险日益增加，在此情况下，有的企业选择对风险“视而不见”，有的企业则选择签订一纸协议消除风险。那么企业的这两种做法会产生什么样的结果呢？今天的案例或许能带给您有益的启示。

二、判决书原文要点

背景信息

甲公司和乙公司均是电子产品代工企业，其中甲公司规模较大、成立时间较长，乙公司成立时间较短。

丙、丁、戊三公司为某专利侵权产品的生产商和销售商（共同侵权人）。

甲公司、乙公司均承接了丙公司关于上述产品的代加工委托。

三、判决书（节选）要点：

关于甲公司、乙公司是否与丙公司、丁公司以及戊公司存在共同侵权。本院认为，在没有进一步确凿证据的情况下，在案证据尚不足以证明甲公司和乙公司明知或者应知其接受委托代为加工制造的被诉侵权产品系侵害他人专利权的产品，故难以认定甲公司和乙公司与丙公司、丁公司以及戊公司构成共同侵权。

然而，甲公司作为一家规模较大、成立时间较长的电子产品代工企业，在戊公司委托加工的被诉侵权产品与此前曾为专利权人代加工制造的专利产品在类型和功能方面均相同的情况下，未履行基本的知识产权审查义务，便进行被诉侵权产品的大规模加工制造，存在较大的过失。

乙公司系成立不久的电子产品代工企业，从其提交的《加工合作协议》中关于知识产权侵权免责条款的约定来看，该公司虽具有避免侵害他人知识产权的意识，但该公司践行其注意义务的程度与其接受委托代加工的规模相比并不相称，亦存在一定过失，其仅以与委托人自行约定的知识产权侵权免责条款，不足以构成免于承担专利侵权赔偿责任的理由。

对于甲公司和乙公司存在的上述不同程度的过失，本院将在赔偿责任的承担方式部分予以考虑。