学以致用 | 使用了公司设备，是否一定构成职务发明

一、案例编号

(2021)最高法知民终1502号

标准条款

《企业知识产权管理规范（GB/T 29490-2013）》

6.1.3　人事合同

通过劳动合同、劳务合同等方式对员工进行管理，约定知识产权权属、保密条款；明确发明创造人员享有的权利和负有的义务；必要时应约定竞业限制和补偿条款。

7.5　合同管理

c) 在进行委托开发或合作开发时，应签订书面合同，约定知识产权权属、许可及利益分配、后续改进的权属和使用等。

本期导读

将优秀的研发人才招致麾下，是企业常用的经营手段，若是该人才入职前就掌握了某项重要技术，且该项技术又是企业生产所需，企业是否可以将该项技术作为职务发明？如若人才入职后对技术进行了改进，权属又当如何确定？今天的案例或许能为您带来有益的启发。

二、判决书原文要点

背景信息

甲公司成立于2001年，其成立时经营范围包括生产氧化铜，2006年经审批扩建生产电子级氧化铜3000吨项目。

杜某于2001年入职甲公司，担任厂长，负责生产和技术，其于2019年6月离职。2016年12月，杜某向国家知识产权局提出申请名称为“氨法生产金属化合物的分解沉淀槽”的发明专利。

甲公司认为杜某申请的专利应系职务发明，理由包括杜某研发涉案专利所利用的物质条件包括技术人员、购买原材料调试设备、2006年改造车间和厂房、建设实验室、母公司进行技术指导及培训等均为甲公司提供。

此外有证据表明，杜某在入职甲公司前已具备生产氧化铜的非专利技术，且甲公司母公司使用的即为该非专利技术。

三、判决书（节选）要点：

本院认为，本案为专利权权属纠纷，因权属争议发生在2009年10月1日之后、2021年6月1日之前，故本案应适用2008年修正的《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）。根据当事人的诉辩主张和本院查明的事实，本案的争议焦点是：涉案专利是否系杜某的职务发明，具体而言，即涉案专利是否系主要利用甲公司的物质技术条件完成。

专利法第六条规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。”

本案中，首先，甲公司主张涉案专利的研发时间为2001年至2008年，但从本案事实看，甲公司于2001年成立时其经营范围即包括生产氧化铜，2006年经审批扩建生产电子级氧化铜3000吨项目，甲公司未能证明期间其生产氧化铜使用了其他技术方案，且其认可2019年6月之前生产氧化铜系使用涉案专利技术，因此，其称涉案技术于2001-2008年期间研发与上述事实不符。

其次，甲公司主张杜某研发涉案专利所利用的物质条件包括技术人员、购买原材料调试设备、2006年改造车间和厂房、建设实验室、母公司进行技术指导及培训等，但根据其经营范围及2006年扩大氧化铜生产规模的事实可知，其于2006年之前既已进行氧化铜的生产并达到了一定规模，甲公司所称的上述人员、原材料、设备、场地及培训等条件也系生产氧化铜所需，甲公司未能证明该物质条件系用于涉案技术的研发而非生产，其也未能阐明研发涉案技术应需要的具体物质条件以及其所称的物质条件在技术研发过程中的具体应用情况，故其就该主张未能完成举证义务。

再次，甲公司认可涉案专利技术是氧化铜的生产设备和生产工艺，其主张杜某利用的技术条件系其母公司生产其他氧化物的类似设备，但其并未证明该类似设备的具体技术方案及涉案专利研发过程中对类似设备相关技术的具体使用情况，故其该主张亦证据不足。

另从本案其他事实看，杜某自1994年起即设立公司从事有色金属及无机盐类的技术研发、销售等，甲公司的母公司于2000年1月15日向杜某提出了有关氧化铜产品的研发要求，甲公司在与杜某签订的《协议书》中明确确认在其2001年建厂至今的生产过程中采用了杜某独立设计的高活性氧化铜的生产工艺及生产设备的非专利技术，甲公司并持续向杜某支付“特许权使用费”。上述事实已足以证实杜某在到甲公司处入职前即已掌握涉案专利的相关技术，并在任职后投入使用。杜某于2016年就其技术申请了涉案专利，即使其在甲公司进行生产过程中因原材料的变化等对其技术进行了改进，也不足以说明其技术系主要利用甲公司的物质技术条件完成，因此，杜某称其入职甲公司前即已掌握涉案专利技术的主张与本案事实能够吻合，足以推翻甲公司所称的涉案专利为职务发明创造的主张。

甲公司现虽不认可双方《协议书》中确定的“非专利技术”系涉案专利技术，并称该技术仅是如何使用这些技术达到稳定的工艺参数的技术，但其未能证明生产氧化铜另行使用了其他技术方案，其该主张也与协议书确认的“高活性氧化铜的生产工艺及生产设备”相悖，且仅是使用工艺参数等亦无需支付高额的“特许权使用费”。甲公司另称其所支付的“特许权使用费”是经营承包关系下对杜某的付款，而非针对涉案专利技术支付的使用费，但其就该主张并未提交充分证据证明，且相应转账凭证、发票等均载明系“特许权使用费”，而在其知晓杜某已申请涉案专利后，依然支付该费用，故甲公司该主张与已查明事实不符，本院对此不予支持。