由全国知识管理标准化技术委员会归口的《创新管理-知识产权管理指南》目前正在制定中。该标准等同采用了ISO56005:2020国际标准,对于我国各类创新组织实施知识产权管理活动具有重要参考价值和借鉴意义。本标准的附录B详细介绍了知识产权获取和维护所需的工具和方法。
一、制定IP申请策略
在不同国家或地域申请保护与维护知识产权权利所需要的资源和成本不尽相同,因此有必要在制定知识产权申请策略时,对后续何时、何地寻求保护与维护进行考虑。
以专利为例,制定专利申请策略时,应主要考虑以下因素:
a)业务市场。应基于短期和长期目标、组织竞争对手的经营地域及商业和行业趋势,确定是否申请专利。
b)授权专利权利要求的战略和商业价值。例如,如果权利要求的保护范围小,则组织可考虑不维持专利,或寻求专利的有限地域覆盖。
c)寻求专利保护的地域。基于各地域可获得的营业收入和许可收入(取决于竞争对手的经营地域),目前正在开发中的市场所在地域的专利制度(关于主题适格性、专利审查质量、专利执行的宽松程度以及侵权时可采用的救济措施)。
二、开展IP资产审计
通过定期审计组织拥有或使用的知识产权资产,识别不再具有价值的知识产权资产、应被优先对待的知识产权资产和/或是否需要额外收购的知识产权资产,从而为知识产权组合的开发与维护决策提供支撑。
知识产权资产审计,通常包括以下步骤:
a)制定审计计划,
包括:确定审计目的、审计范围、审计所涉及的组织部门、审计人员以及与审计活动有关的时间表、预算、生成的审计报告格式等。
b)创建分配特定角色和职责的详细清单。
c)审计组织拥有的知识产权资产,包括:
—对所有相关知识产权资产进行分类和描述;
—确定知识产权资产的所有权;
—确定知识产权权利是否有效、其剩余期限或任何已失效的权利;
—确定是否采取适当的措施来保护资产(如商业秘密保护措施);
—确定知识产权权利使用方面是否存在任何限制或障碍;
—对知识产权资产有效性的任何质疑;
—确定知识产权资产与业务的相关性。
d)识别、审查并描述可能影响组织知识产权的任何协议(例如,雇佣协议、许可协议、合作协议、授权协议等)。
三、IP管理技能组合
根据组织要开展的知识产权管理活动及目标,确定所需的技能组合,以帮助组织制定和执行有效的知识产权战略,创建合理的知识产权组合。
表B.2组织目标、活动与所需技能组合概览
四、聘用外部IP专业人员时的考量
根据组织知识产权管理活动的需要,有时需聘用外部知识产权专业人员,并通过聘用协议约定知识产权专业人员的技能要求、保密、工作范围、预估成本、费用支付安排以及如何解决潜在的利益冲突等事项。
组织在聘用外部知识产权专业人员时,应重点考虑以下因素:
—组织的需求(例如,需要哪些具体的知识产权建议);
—基于从业资格、专业知识和推荐信息等背景信息,识别潜在的专业人员;
—基于参考资料、先前成功案例和潜在利益冲突等,开展尽职调查(例如,基于对是否代表对组织不利方的考虑);
—基于初次会议讨论的成本、潜在冲突及问题解决方法等,召开初次会议(但敏感细节不应在初次会议中披露);
—基于上述尽职调查结果、初次会议结论和背景调查结果,选择合适的知识产权专业人员。