案例编号
（2020）最高法知民终1667号
标准条款
《企业知识产权管理规范（GB/T 29490-2013）》
5.3.3 法律和其他要求
最高管理者应批准建立、实施并保持形成文件的程序，以便：
a) 识别和获取适用的法律和其他要求，并建立获取渠道；
b) 及时更新有关法律和其他要求的信息，并传达给员工。
7.4.2 争议处理
应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：
a) 及时发现和监控知识产权被侵犯的情况，适时运用行政和司法途径保护知识产权。
本期导读
侵犯商业秘密权案件中，侵权方损害赔偿责任的大小是法院判定侵权数额的决定性因素。今天，我们将继续关注（2020）最高法知民终1667号案件，学习最高人民法院在确定侵权方损害赔偿责任时的考虑因素。需要注意的是，由于原告自身及我国法律衔接的原因，本案并未适用惩罚性赔偿。尽管法院指出，原告可以另行起诉，但这无疑会增加维权成本。所以，商业秘密侵权案件的被侵权方在计算赔偿数额时，不仅应关注侵权行为本身的恶劣程度，还应对侵权行为的存续期间和法律修订保持足够的关注。
判决书原文要点
背景信息
乙公司是一家从事生物、化工专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让及新产品的研制的公司。
2002年11月22日，甲化工公司与乙公司签订《技术开发合同》《技术转让合同》及补充合同，主要内容包括：乙公司以交钥匙方式向甲化工公司交付年产3000吨香兰素新工艺的工艺配方、操作规程、质量控制要求、原材料质量要求、生产装置的设计技术要求和参数等的技术资料；技术成果的归属由乙公司所有；专利权归甲化工公司共同申请并所有；项目中的技术资料由双方共有；工业化项目工程设计、设备非标设计由双方协商指定相当资质的设计单位进行正规系统设计，设计费由甲化工公司支付。
2006年9月26日，甲化工公司与乙公司签订《技术转让合同》，甲化工公司委托乙公司在已有研发成果基础上，设计采用乙醛酸法生产香兰素新工艺的生产线。该合同还约定：由乙公司在合同签订240天内向甲化工公司交付可行性研究报告、工艺流程图、设备布置图、设备一览表、非标设备条件图、土建基础施工图，以及工艺、土建、仪表、电器、公用工程等全套工程设计文件；相关技术仅在甲化工公司用乙醛酸法生产甲基香兰素车间内使用；相关技术属双方共有。
2008年7月16日，甲化工公司与乙公司签订《关于企业长期合作的特别合同》，约定：乙公司放弃对外一切经营业务，仅作为为甲化工公司一家进行技术研发的企业，在合同规定的合作期间研发的所有技术成果知识产权归甲化工公司所有，合同期十年；双方合作之前签署所有技术合同履行、结算与新的合作合同无关。
以上《技术开发合同》《技术转让合同》《关于企业长期合作的特别合同》均有保密条款的约定。此外，乙公司的法定代表人以及主要技术人员向甲化工公司出具《承诺和保证书》，保证为甲化工公司已开发的所有技术成果及其他知识产权不被泄露或披露给任何第三方。乙公司提交的《公司管理条例》及其与员工的劳动合同中订有保密条款，明确公司商业、管理及技术资料为涉密信息。
傅某于1991年进入甲化工公司工作，2010年从甲化工公司离职，在职期间能够接触到甲化工公司上述香兰素生产业务，并设法取得了存有前文涉及的香兰素生产业务的技术秘密的载体，并将此载体泄露给A公司、B公司、C公司。
甲化工公司与乙公司以A公司、B公司、C公司、傅某侵犯商业秘密为由共同发起起诉。
甲化工公司和乙公司主张了三种赔偿数额计算方式，分别为按营业利润计算，按销售利润计算，按价格侵蚀计算。
裁定书（节选）要点：
2.关于赔偿数额
（2）本案确定损害赔偿责任需要考虑的因素
A公司等被诉侵权人采用非法手段获取、披露、使用或许可他人使用涉案技术秘密，侵害了甲化工公司与乙公司主张的涉案技术秘密，造成了严重损害后果，依法应当承担损害赔偿等法律责任。具体而言，在确定本案赔偿数额时，本院考虑如下因素：
第一，A公司等被诉侵权人非法获取涉案技术秘密的手段恶劣。A公司成立于1995年6月8日，是一家专业从事食品添加剂生产的化工企业，主要产品为山梨酸钾；B公司成立于2009年10月21日。A公司、B公司、王某未实际进行乙醛酸法生产香兰素相关技术的研发工作，也未能通过合法受让等方式合法有效地取得相关技术，即其原本并未掌握相关技术。但是，其明知甲化工公司掌握有关乙醛酸法生产香兰素的涉案技术秘密且为全球两大香兰素生产厂家之一，仍采取现金及股权收买等方式，策划、利诱掌握涉案技术秘密的甲化工公司员工傅某到A公司工作，并在傅某到A公司工作后立即上马香兰素项目，其在定制香兰素生产设备时使用的图纸与甲化工公司的相应图纸完全相同，甚至甲化工公司特有的图纸标号也完全一致，故其非法获取涉案技术秘密的手段显属恶劣。同时，傅某为个人利益出卖涉案技术秘密，主观恶意极为明显。
第二，A公司等被诉侵权人非法获取及使用的涉案技术秘密数量较多。根据已经查明事实，涉案技术秘密包括了乙醛酸法生产香兰素的287张设备图和25张工艺流程图，A公司等被诉侵权人非法获取了其中185张设备图和15张工艺流程图，占64.10%。287张设备图中含有60张设备主图，而A公司等被诉侵权人非法获取了其中41张设备主图，占68.33%。更为关键的是，A公司等被诉侵权人非法获取了涉案技术秘密中最为重要的缩合和氧化步骤设备主图，并实际使用了其中最为关键的缩合、氧化和脱羧工段工艺流程图。可见，A公司等被诉侵权人不仅非法获取了大量记载有涉案技术秘密的图纸，还大量使用了其非法获取的涉案技术秘密，特别是实际使用了其非法获取的涉案技术秘密的关键技术。
第三，A公司、B公司、C公司明知其行为构成对涉案技术秘密的侵害，仍然持续、大量使用侵害涉案技术秘密的设备及工艺流程生产香兰素产品，故其显然具有侵害涉案技术秘密的恶意。从A公司、B公司、王某自傅某处获取涉案技术秘密以及B公司、C公司使用涉案技术秘密的过程来看，由于其获取涉案技术秘密的手段恶劣，故其应当认识到其获取和使用涉案技术秘密行为的非法性。事实上，傅某2010年5月从甲化工公司离职后，影响到更多员工离开甲化工公司并加入A公司，帮助A公司、B公司筹建了被诉香兰素生产线。同时，甲化工公司在意识到其技术秘密可能被侵害后，其采取的系列维权措施也逐渐指向A公司、B公司、C公司、傅某及王某，但A公司、B公司及王某毫无收敛，继续实施侵害涉案技术秘密的行为。特别是，在原审法院作出行为保全裁定，责令立即停止侵害涉案技术秘密后，A公司、B公司、C公司等依然无动于衷，继续实施侵害涉案技术秘密的行为，不仅表明其主观恶意极深，也显属对法律与司法权威的藐视。
第四，涉案技术秘密具有较高的商业价值。涉案技术秘密是甲化工公司与乙公司共同自主研发的乙醛酸法制备香兰素新工艺，创造性地采用了化学氧化法。相对于传统的“催化氧化法”，上述新工艺具有反应条件温和、反应终点更易控制、副反应少的优点，属于创新技术。涉案技术秘密研发完成后，甲化工公司于2005年完成了3000吨产能香兰素项目的投产，2007年生产规模扩建到年产1万吨。可见，涉案技术秘密对甲化工公司的香兰素生产贡献巨大。A公司、B公司在非法获取并实际使用涉案技术秘密后，才成功实现了以极低成本生产香兰素，且其香兰素生产线的设计年产量和实际年产量已达数千吨，产品遍销全球市场并已占据10%左右的市场份额，并从中攫取了巨大的商业利益，其中涉案技术秘密的非法使用是其获取巨大商业利益的核心和关键。因此，无论对于甲化工公司来说，还是对A公司、B公司、C公司来说，涉案技术秘密均是其香兰素产品占据全球市场份额并创造巨额利润的重要因素。
第五，C公司、B公司均系实际上以侵权为业的公司。自B公司实施侵害涉案技术秘密生产香兰素以来，甲化工公司开始了持续的维权行为。2015年11月20日，B公司以实物方式出资8000万元成立宁波D公司，主要生产香兰素。2017年6月22日，B公司将其所持有的宁波D公司51%股权出售给凯美菱科学公司、喜孚狮欧洲股份公司，B公司以设备和专利等出资占注册资本的49%，宁波D公司的经营范围亦变更为香兰素的研发、生产、销售和交易等。随后宁波D公司于2017年7月26日更名为C公司。无论是名称变更前的宁波D公司，还是名称变更后的C公司，均系A公司、B公司为实施涉案技术秘密生产、销售香兰素而成立的实际上以侵权为业的公司。此外，如本院在认定王某构成侵权时所述，B公司亦系实际上以侵权为业的侵权人。
第六，A公司等被诉侵权人侵害涉案技术秘密的行为对全球市场形成严重冲击。在A公司等被诉侵权人实施侵害涉案技术秘密行为前，全球市场上两大公司占据了90%左右的市场，香兰素价格也维持了一个相对稳定的水平。A公司、B公司等非法获取涉案技术秘密后，从2011年6月开始生产香兰素并持续至今，其侵害涉案技术秘密的香兰素生产设备具备年产5000吨以上的生产能力，其实际年生产香兰素至少在2000吨左右，可以满足全球10%的市场需求。同时，A公司、B公司、C公司对标甲化工公司争夺客户和市场，以较低价格销售香兰素产品，对国际、国内的香兰素市场特别是甲化工公司的原有市场形成了较大冲击。
第七，A公司等被诉侵权人拒绝提交侵权产品销售数量等证据，存在举证妨碍、不诚信诉讼等情节。原审法院在审理过程中，曾通知A公司、B公司、C公司、傅某、王某提交侵权产品销售数量方面的证据，但其拒不提交相关证据。在本院二审过程中，A公司等被诉侵权人仍未提交相关证据。无论在原审诉讼还是在二审诉讼中，当法院要求A公司等被诉侵权人提交其定制生产香兰素产品专用设备的图纸时，其始终声称除了公安机关查获的部分图纸外，其并未向相关设备生产方提供图纸。作为一个年产数千吨香兰素的生产线，如果没有完整的图纸几乎不可能够建成完整的生产线。特别是，考虑到涉案香兰素生产线还涉及大量非标设备及B公司香兰素生产线在短期内完成制造、安装、报检报备、试运行及正式运行投产的事实，A公司、B公司、C公司、傅某、王某有关即便没有设备图纸仍可在短期内制造香兰素相关生产设备的主张，明显不合常理。同时，A公司、B公司、C公司、傅某、王某虽还主张被诉香兰素生产工艺系其自行研发，但始终亦未提供任何有效证据证明该主张。因此，本院认定A公司、B公司、C公司、傅某及王某在本案诉讼中存在举证妨碍及不诚信诉讼情节。
第八，A公司、B公司、C公司、傅某拒不执行原审法院的生效行为保全裁定。由于C公司已经通过非法手段掌握并实际实施了涉案技术秘密，为及时制止侵害涉案技术秘密的行为，原审法院在作出原审判决的同时，还裁定A公司、B公司、C公司、傅某立即停止涉案侵权行为。A公司、B公司、C公司、傅某在收到该裁定后既未依法申请复议，也未停止侵害涉案技术秘密行为，其在二审庭审时亦承认被诉侵权行为仍在持续。
（3）本案因当事人的诉讼请求等原因难以适用惩罚性赔偿
从本院查明事实来看，涉案侵权行为本可适用惩罚性赔偿，但因当事人的诉讼请求及新旧法律适用衔接的原因，本案不宜适用惩罚性赔偿。具体理由是：
第一，甲化工公司与乙公司在原审及本案二审中所主张的损害赔偿数额仅计算至2017年底，并未包括自2018年以来仍在持续的被诉侵权行为给其造成的损失。
第二，在甲化工公司与乙公司所主张计算损害赔偿数额的侵权行为期间之后，我国相关法律才明确规定符合特定条件的侵害技术秘密行为可以适用惩罚性赔偿。2019年反不正当竞争法明确规定侵害商业秘密案件可以主张惩罚性赔偿，该法于2019年4月23日起施行；《中华人民共和国民法典》明确规定侵害知识产权案件可以主张惩罚性赔偿，该法于2021年1月1日起施行。
基于上述事实和理由，本案不宜适用惩罚性损害赔偿。但需要指出的是，对于2018年以来仍在持续的侵害涉案技术秘密行为，甲化工公司与乙公司可以依法另行寻求救济。
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