案例编号
（2020）最高法民再25号
标准条款
《企业知识产权管理规范（GB/T 29490-2013）》
5.3.3 法律和其他要求
最高管理者应批准建立、实施并保持形成文件的程序，以便：
b) 及时更新有关法律和其他要求的信息，并传达给员工。
本期导读
“两本账”商标，指的是对于同一商标使用在相同商品上而在国内外销售的，可以核准工贸双方在我国注册，分别使用于内、外销商品。其形成具有明显的时代特色：在我国六十年代，原中央工商行政管理局根据当时我国工业企业没有出口经营权，只有外贸企业有出口经营权的外贸体制，并考虑到外贸企业国外申请注册商标时，一些国家要求其必须先在原属国注册该商标的实际情况，遂在商标注册上采取采取了一种特殊的处理方式。随着我国经济的发展和改革开放的推进，上述制度虽已不复存在，但由其产生的商标纠纷却依然不断。在本案的判决书中，最高人民法院不仅对“两本帐”商标纠纷处理的原则进行了充分解析，更对相关制度的变迁进行了充分的介绍，分享于此，为学习法律，也为回顾历史。
判决书原文要点
背景信息
第40540号“鹦鹉PARROT及图”商标由中国轻工业品进出口公司天津分公司于1962年1月22日注册，核定使用在第65类“西乐器、口琴、校音器、琴盒、乐谱架、电子琴”商品上，国际分类第15类，主要用于出口天津市乐器厂生产的手风琴。后该商标转让给天津文教体育用品进出口公司，2004年9月14日转让给北方同鑫公司(天津文教体育用品进出口公司转制成立)。
第119207号“鹦鹉YINGWU及图”商标由天津市乐器厂1979年10月31日注册，核定使用在第65类“手风琴、提琴”商品上，国际分类第15类，该商标于2004年9月14日由天津市乐器厂转让至鹦鹉公司名下。
多年来，天津市乐器厂和天津文教体育用品进出口公司在上述两个“鹦鹉”注册商标使用过程中亦争议不断。2017年1月13日，北方同鑫公司与森德公司签订《商标使用许可合同》，将第15类手风琴商品上的第40540号“鹦鹉PARROT”商标许可给森德公司使用。森德公司取得北方同鑫公司“鹦鹉PARROT”商标使用许可后，开始生产销售“鹦鹉PARROT”牌手风琴商品。
鹦鹉公司发现森德公司的销售行为后向法院提起诉讼，要求判令北方同鑫公司不得在国内自行销售及许可他人销售“鹦鹉PARROT”牌手风琴。一审、二审法院均认为北方同鑫公司拥有的“鹦鹉PARROT及图”商标仅可用于国外销售，从而支持了鹦鹉公司的主张。
裁定书（节选）要点：
商标法第五十六条规定：“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。”从现有在案证据看，第40540号“鹦鹉PARROT”商标于1962年1月22日注册，核定使用在国际分类第15类“西乐器、口琴、校音器、琴盒、乐谱架、电子琴”商品上，经续展，专用期限至2023年2月28日；第119207号“鹦鹉YINGWU”商标于1979年10月31日注册，核定使用在国际分类第15类“手风琴、提琴”商品上，经续展，专用期限至2023年2月28日。但是，在本案诉讼中，鹦鹉公司主张第40540号“鹦鹉PARROT”商标注册时明确其使用区域为国外而不包括国内，是出口商品专用的注册商标，并据此认为北方同鑫公司和森德公司的被诉行为构成商标侵权和不正当竞争行为，因此，有必要对第40540号“鹦鹉PARROT”商标的专用权范围作出更加详细的认定。
第40540号“鹦鹉PARROT”商标的商标标志由繁体中文“鹦鹉”、外文“PARROT”和图形组合而成，于1962年1月22日注册。当时，商标法尚未颁行，商标注册依据的是1950年7月28日中华人民共和国政务院第四十三次政务会议批准并于1950年8月28日公布施行的《商标注册暂行条例》。根据该暂行条例第四条第四项的规定，使用外国文字的商标不得申请注册，但运销国外或由外国进口的商品不在此限。
1960年4月29日经中华人民共和国国务院全体会议第一百次会议通过并经1963年3月30日第二届全国人民代表大会常务委员会第九十一次会议批准、由中华人民共和国国务院于1963年4月10日公布施行的《商标管理条例》第五条第二款规定：“商标不得使用外国文字，但是出口商品的商标可以附注外国文字。”该条例第十四条规定：“本条例从公布之日起施行。1950年8月28日政务院公布的商标注册暂行条例同时废止。”可见，《商标注册暂行条例》虽被废止，但在《商标管理条例》施行期间，亦只有出口商品的商标可以使用外国文字。
但是，1982年8月23日第五届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的商标法于1983年3月1日起施行，该法第四十三条第一款规定：“本法自1983年3月1日起施行。1963年4月10日国务院公布的《商标管理条例》同时废止；其他有关商标管理的规定，凡与本法抵触的，同时失效。”从商标法的具体内容看，该法不仅取消了商标原则上不得使用外国文字的规定，而且其第四十三条第二款规定：“本法施行以前已经注册的商标继续有效。”此后，1993年、2001年、2013年和2019年修改的商标法均遵循了1982年商标法的上述做法。
回顾从《商标注册暂行条例》到《商标管理条例》再到商标法对商标能否使用外国文字的规定演变历程看，我国的商标法律法规对包含外国文字的商标的申请注册，经历了一个从附加限制条件到该限制条件被完全取消的历史过程。在商标法施行前，包含外国文字的注册商标只能使用在出口商品上而不能使用在内销商品上，这也是其当时能够获准注册的客观历史条件。这种对注册商标使用范围的限制，无疑是包含外国文字的注册商标的注册人所负担的一种法律义务。通常而言，民事权利的受让人因转让而获得的权利的范围不能大于原权利人所享有的权利范围。因此，在注册时已经受到限制的商标专用权，不应因商标转让行为的发生而扩大。也就是说，在商标法施行前，包含外国文字的注册商标的受让人，也只能在出口商品上使用该注册商标。但是，由于商标法取消了包含外国文字的注册商标只能用于出口商品的限制性规定，此类商标的注册人和受让人权利受到限制的状况，因商标法的颁布施行而发生改变。
《中华人民共和国立法法》第九十三条规定：“法律、行政法规、地方性法规自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。”商标法取消了包含外国文字的注册商标仅能用于出口商品的限制性规定，显然消除了此类商标注册人相应的义务负担，扩大了其权利行使的范围，属于能够更好地保护此类商标注册人的权利和利益的规定。虽然在就相关权利和利益作出判断时，不应仅考虑可能受益的民事主体的单方情形，而且还应当综合考虑法律溯及既往的适用，是否会损害其他民事主体的合法权益，但是，对于使用外国文字的注册商标而言，即使存在与其近似的、原本使用在内销商品上的其他注册商标，但由于上述两类商标在文字构成、呼叫、视觉效果等商标标志构成要素方面存在差异，不属于相同商标，且注册商标专用权在近似商标上的保护范围应当顾及不同时期法律法规演进变迁的历史因素，尤其是在出口商品上的商标注册在先、内销商品上的商标注册在后的这一特定情形下，应当认定对使用外国文字的商标使用范围的扩展，不会损害与其近似的内销商品商标注册人的合法权益。因此综合以上因素，对于在商标法施行时仍然有效的注册商标而言，由于商标法取消了包含外国文字的注册商标使用范围的限制，商标法施行前核准注册的包含外国文字的注册商标，其使用范围即应自商标法施行之日起扩展至全部核定使用商品，无论该商品是用于出口还是内销。
1950年8月28日起施行的《商标注册暂行条例》第十八条规定：“商标从注册之日起，注册人即取得专用权，专用权的期限为二十年，期满得申请继续专用。”1963年4月10日起施行的《商标管理条例》第十条规定：“注册商标的使用期限自核准之日起至企业申请撤销时止。”因此，就本案而言，1962年1月22日注册的第40540号“鹦鹉PARROT”商标在未被注册人申请撤销的情况下，在1983年3月1日商标法施行时仍为有效的注册商标。在商标法施行前，该商标只能用于出口商品，但在商标法施行后，该商标的使用范围即不应再局限于出口商品，在内销的核定商品上亦可以合法使用。
虽然原国家工商行政管理局在商标法施行后的1990年曾发布《国家工商行政管理局关于解决工贸双方注册同一商标的意见》和《国家工商行政管理局关于重申工贸双方注册同一商标使用原则的通知》，强调“外贸企业拥有出口商品商标专用权，只能用于安排出口货源、经销出口商品时使用，不得用于内销商品生产和销售，也不得擅自许可他人在内销商品上使用……外贸企业需要将出口商品转内销，或工业企业需要将内销商品转外销时，双方必须签订商标使用许可合同。若一方未经对方许可，超越自己商标专用权范围使用商标的，属于侵犯对方商标专用权行为”，但是，上述两个文件均已于2004年6月30日废止，不应依据上述文件对本案作出处理；而且，一方面，参照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（三）》第一条的规定，在使用于出口商品的商标包含外国文字而使用于内销商品的商标不包含外国文字的情况下，由于两类商标在商标标志构成要素、呼叫、视觉效果等方面均存在区别，不属于“相同的商标”，当然也不构成上述规范性文件中所称的“同一商标”，因此，此类情形不属于上述两个规范性文件曾经调整的情形；另一方面，即使考虑上述两个文件，也应当按照上述两个文件确定的“一九六六年十一月以前注册的商标，依据当时的商标法规，谁注册在先，该商标归谁所有，注册在后一方，不再享有该商标所有权”的原则，处理相关商标的权利归属问题。本案中，第40540号“鹦鹉PARROT”商标于1962年1月22日注册，即使考虑两个已经废止的文件，显然也属于应当由在先注册人所有的情形。鹦鹉公司所主张的上述两个文件，并不能对本案的处理结果产生影响。
此外，鹦鹉公司还主张“鹦鹉PARROT”商标和“鹦鹉YINGWU”商标的原注册人曾就两商标的使用问题达成协议，约定了两商标各自的使用范围，北方同鑫公司受让“鹦鹉PARROT”商标后，其商标使用范围仍然应当限于出口商品。但是，根据两商标原注册人签订的协议和《商标使用许可合同》，天津文教体育用品进出口公司许可天津市乐器厂在手风琴商品上使用“鹦鹉PARROT”商标的期限自2001年1月1日起至2003年2月28日止。2003年2月28日和8月20日，天津文教体育用品进出口有限公司已两次通知天津乐器厂终止商标使用许可合同，天津市乐器厂未经许可不得再使用“鹦鹉PARROT”商标，且双方还曾因商标使用问题产生纠纷诉至法院。因此，即使考虑两商标原注册人曾经达成协议并签订《商标使用许可合同》的事实，也无法得出2004年9月14日受让“鹦鹉PARROT”商标的北方同鑫公司在行使注册商标专用权时，要受到商品销售地域范围限制的结论。鹦鹉公司的该项诉讼主张难以成立，本院对此不予支持。
综上，在“鹦鹉PARROT”商标和“鹦鹉YINGWU”商标在商标标志构成要素、呼叫、视觉效果等方面均存在区别而非“相同的商标”或“同一商标”的情况下，其各自的专用权范围仍然应当适用商标法的规定加以认定。作为有效的注册商标，两商标均在其各自核定使用的商品上享有专用权，而不应区分其所使用的商品是否用于出口或者内销。一审、二审法院将“鹦鹉PARROT”商标的专用权范围限缩于出口商品上，缺乏法律依据，属于适用法律错误，本院对此予以纠正。
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