学以致用 | 商业成功用于创造性判断

案例编号

（2018）最高法行申4176号

标准条款

《企业知识产权管理规范（GB/T 29490-2013）》

8.2　研究开发

研究开发阶段的知识产权管理包括：

a) 对该领域的知识产权信息、相关文献及其他公开信息进行检索，对项目的技术发展状况、知识产权状况和竞争对手状况等进行分析；

b) 在检索分析的基础上，制定知识产权规划。

本期导读

当从纯技术角度无法认定发明创造与现有技术相比具有突出的实质性特点和显著的进步时，发明人还可以通过证明发明创造形成的产品取得了商业上的成功，来表明该发明创造的“创造性”足以使其获得专利授权。本期的案例，将为您提供法院在判断商业成功时采用的一般方法。

判决书原文要点

背景信息

甲公司是一家制药公司。

甲公司提交了药品A和药品B的专利申请。两种药品的权利要求1欲保护成分C。专利局经与对比文件比较后认为成分C与对比文件公开的化合物相比，仅仅是结构上略有变化，故不具备创造性。

甲公司遂以药品A和药品B具有商业上的成功为由希望法院支持有关此两款药物的专利申请。

裁定书（节选）要点：

作为创造性判断的辅助因素，商业成功是从社会经济的激励作用角度对技术方案给予肯定。相比相对客观的“三步法”而言，对商业成功的审查应当秉持相对严格的标准。

当申请人主张其发明获得了商业上的成功时，应当审查：其一，相关证据能否证明与发明对应的技术方案取得了商业上的成功；其二，该商业上的成功是否源于发明的技术方案相对现有技术作出改进的技术特征，而非其他因素所导致。相应地，必须对发明取得商业成功的原因进行分析，排除销售策略或广告宣传等技术特征之外的其他因素对发明取得商业成功的影响，只有在发明的技术方案与现有技术的区别技术特征之间存在直接的因果关系的情形下，才能反推发明的技术方案是非显而易见的，从而认定发明具有创造性。

本案中，甲公司在复审、一审、二审程序中均未提出商业成功的主张。本院再审审查期间，甲公司主张涉案专利申请获得商业成功的证据主要是其上市药品A和B的上市销售类证据。

首先，甲公司提交了上市药品A在2017年的销售数额、市场份额等证据，大多指向该药品可以减少心血管副作用。甲公司主张涉案专利申请“就β2肾上腺素受体而言，具有高度选择性的特性”，从而极大减少了心血管副作用。但是，如前所述，涉案专利申请中并无任何有关该技术效果的定性或者定量的实验数据，也没有其他的内容予以印证。

其次，涉案专利申请权利要求1请求保护的式1a化合物C仅是药品A中两种活性成分之一。甲司证明药品A获得商业成功的证据也都是针对两种活性成分联合用药之后取得的效果，现有证据不能证明甲公司所主张的药品A的商业成功是成分C直接导致的。

最后，甲公司主张商业成功的另一上市药品B，虽然其唯一活性成分为成分C，但是甲公司并未提交足以证明B在商业上取得成功的销售数额、市场份额等证据，仅仅是部分国家的上市许可证据并不足以证明其获得了专利法意义上的商业成功。因此，甲公司提交的证据尚不能证明涉案专利申请取得了商业上的成功。