案例编号
（2020）最高法知行终451号
标准条款
《企业知识产权管理规范（GB/T 29490-2013）》
8.2 研究开发
研究开发阶段的知识产权管理包括：
e) 及时对研究开发成果进行评估和确认，明确保护方式和权益归属，适时形成知识产权。
本期导读
同分异构体因具有相同或相近的物理、化学性质而成为化工技术开发过程中的首选替代物，但化工领域的宠儿却容易遇到专利领域的瓶颈——创造性不足——毕竟，对本领域技术人员而言，同分异构体物理、化学性质的相近性是家喻户晓的公知常识。当然，同分异构体因为空间结构和电子云分布的不同，其性质也不会完全相同，这些差异有时也会带来有益的技术效果，那么这些技术效果是否足以满足《专利法》及其实施细则对创造性的要求呢？今天的案例或许能带给您有益的启示。需要注意的是本案涉及的两种同分异构体中，支链结构(CF3)2CFCN是直链结构C3F7CN的唯一同分异构体，因此，本案的结论是否也同样适用于其他类似案件仍有待更多的实证研究。
判决书原文要点
背景信息
C3F7CN和(CF3)2CFCN为同分异构体，3M公司申请了(CF3)2CFCN用作电介质气体的专利，但专利局认为该专利缺乏创造性。3M认为：一般情况下，同分异构体的物理、化学性质类似属于本领域的广泛认知，而毒性是化学性质，本领域技术人员应该认为二者的毒性也类似，因此应该认为(CF3)2CFCN的毒性也不适合作为电介质气体。同时，本领域技术人员无法意识到对(CF3)2CFCN的毒性进行研究。
对此，专利复审委员会认可关于C3F7CN和(CF3)2CFCN为同分异构体，一般情况下，其物理、化学性质类似属于本领域的广泛认知这一意见，但是，对于本领域技术人员应该认为二者的毒性也类似从而得出(CF3)2CFCN的毒性也不适合作为电介质气体这一结论并不认可。因为在C3F7CN的电介质性质适合作为电介质气体，而其毒性不适宜作为电介质气体的情况下，气体的介电特性和毒性就成为本领域技术人员在面对气体是否适于作为电介质气体这一技术问题时首先需要关注的物理、化学特性，在这种情况下，本领域技术人员容易想到对其介电特性和毒性做出检测，因此在检测后可以得出(CF3)2CFCN的电介质性质和毒性适合作为电介质气体的结论。
3M公司不认可此结论并最终上诉至最高人民法院。
裁定书（节选）要点：
本院认为：根据本案已查明的事实并结合当事人的诉辩意见，本案争议焦点在于本申请权利要求1（实际解决的技术问题是提供具有低毒性的电介质）是否具备创造性。
专利法第二十二条第三款规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。”所谓实质性特点是指对本领域技术人员来说，该发明或者实用新型相对于现有技术是非显而易见的，所谓进步是指该发明或者实用新型与现有技术相比能够产生有益的技术效果。
发明所实际解决技术问题的确定是判断本领域技术人员是否可以获得相应技术启示的基础。确定发明与最接近的现有技术相比所具有的区别技术特征，是确定涉案发明所实际解决的技术问题，进而判断本领域技术人员是否具有相应技术启示的基础。
认定权利要求与最接近现有技术之间的区别技术特征，应当以权利要求记载的技术特征为准，而最接近现有技术的认定应当以对比文件公开的技术内容为准，该技术内容不仅包括明确记载在对比文件中的内容，而且包括对于所属技术领域的技术人员来说，隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。
确定发明实际解决的技术问题，通常要在发明相对于最接近的现有技术存在的区别技术特征的基础上，由本领域技术人员在阅读本案专利说明书后，根据该区别技术特征在权利要求请求保护的技术方案中所产生的作用、功能或者技术效果等来确定。
判断发明或实用新型对本领域的技术人员来说是否显而易见，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将该发明或者实用新型的区别技术特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对相应的技术问题时，有动机改进最接近的现有技术并获得该发明或者实用新型专利技术。
当上述区别技术特征为公知常识或为与最接近的现有技术相关的技术手段，或者为另一份对比文件披露的相关技术手段，且该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别技术特征在要求保护的发明或者实用新型中为解决相关技术问题所起的作用相同，通常可以认定存在相应的技术启示。
发明的技术效果是判断创造性的重要因素。如果发明相对于现有技术所产生的技术效果在质或量上发生明显变化，超出了本领域技术人员的合理预期，可以认定发明具有预料不到的技术效果。在认定是否存在预料不到的技术效果时，应当综合考虑发明所属技术领域的特点,尤其是技术效果的可预见性、现有技术中存在的技术启示等因素。
本案中，本申请权利要求1请求保护一种电气装置，对比文件1公开了一种电气装置，本申请权利要求1相对于对比文件1的区别技术特征在于：电介质流体为(CF3)2CFCN或CF3CF(OCF3)CN。本申请说明书背景技术部分明确记载“美国专利No.3,048,648（‘648专利）中已公开将某些全氟化腈CF3CN、C2F5CN和CF3CF2CF2CN用作气体电介质材料。
然而，这些腈的毒性高于认为用作气体电介质材料可接受的毒性。另外，‘648专利将腈描述为‘更具体而言的全氟-正-烷基腈的组的成员’。已试图仅添加亚硝酸酯来降低CF3CF2CF2CN的毒性”。对比文件1关注的问题是涉及热分解、不足的介电强度、高沸点以及对电气装置的金属零件的过分腐蚀的技术问题，没有提及毒性。
随着人们对健康和安全的关注，在化学领域中安全性（即毒性）是本领域技术人员普遍关注的问题。在研发过程中，本领域技术人员也有较强的动机对相关物质进行毒性分析，对比文件1所述C3F7CN作为电介质气体的毒性是否可接受已成为本领域技术人员需要面对的问题。
支链结构(CF3)2CFCN是直链结构C3F7CN的唯一同分异构体，而本领域公知一般情况下同分异构体具有相同或相似的物理、化学性质，在对比文件1已经公开C3F7CN，即直链丁腈作为电介质气体的基础上，本领域技术人员在对其进行毒性分析的过程中，显然容易选择与C3F7CN物理、化学性质相似的唯一同分异构体(CF3)2CFCN结合一并进行毒性分析。此时，不难发现(CF3)2CFCN与C3F7CN相比毒性大大降低，进而得到本申请技术方案。相应的，对于结构和物理化学性能类似的CF3CF(OCF3)CN来说，选择其进行试验也是本领域技术人员容易想到的。
3M公司虽称本申请解决了长期悬而未决的问题，但对毒性的关注本身就是认识不断发展的过程中，亦体现在本申请说明书背景技术部分提及的毒性是否可接受问题，故不能认定本申请属于解决了长期悬而未决的问题的技术方案。因此，原审法院及被诉决定认定本申请权利要求1不具备创造性，并在此基础上认定本申请其余权利要求亦不具备创造性，并无不当。3M公司有关本申请权利要求1具备创造性，在此基础上本申请其余权利要求也具备创造性的上诉主张依据不足，本院不予支持。
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