学以致用 | 专利侵权惩罚性赔偿的条件

案例编号

（2020）最高法知民终765号

标准条款

《企业知识产权管理规范（GB/T 29490-2013）》

7.4.1　风险管理

应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：

b) 定期监控产品可能涉及他人知识产权的状况，分析可能发生的纠纷及其对企业的损害程度，提出防范预案；

本期导读

本月17日，新修订的《专利法》经第十三届全国人大常委会第二十二次会议通过，本次修订中，将惩罚性赔偿的上限提高到了“五倍”。考虑到国内外专利侵权案件近几年来不断爆出天价赔偿和我国知识产权保护力度的不断加大，可以想见，今后的专利侵权诉讼中，诉辩双方围绕惩罚性赔偿的交锋将会愈发激烈，企业更需对可能触发惩罚性赔偿的情形加倍小心。

一、判决书原文要点

背景信息

乙公司于2018年曾因制造、销售侵害甲公司专利权的商品被法院判决承担停止侵权及赔偿经济损失的法律责任。时隔不到一年，乙公司因为相同的制造、销售行为再次被甲公司诉至原审法院并被认定构成侵权。原审法院判决乙公司支付惩罚性赔偿。

二、裁定书（节选）要点

原审法院认为：

（二）关于民事责任的承担问题

专利法第十一条第一款规定，发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

根据本案查明的事实，乙公司存在制造、销售、许诺销售行为，理由如下：乙公司在原审法院的生效判决被认定存在制造、销售行为，且其在该案中使用“伽信JIAXIN”标识，在本案的被诉侵权产品部件钥匙和主板上也使用上述标识，乙公司对此不能作出合理解释，宣传册上也宣传其存在制造能力，且在宣传册上存在“伽信”以及“JIAXIN”商业标识，这些证据能够相互印证，乙公司存在制造、销售和许诺销售行为，应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

专利法第六十五条规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。甲公司未能向法院提供证据证明其因被侵权所受到的实际损失，又未能举证证明乙公司等因侵权所获得的利益，也无许可费用可供参考，甲公司主张适用法定赔偿方式，符合法律规定，予以准许。

涉案专利为实用新型专利，乙公司实施了制造、销售和许诺销售行为，社会危害性较大，且在被法院判定构成侵权并赔偿经济损失20万元后仍然继续实施侵权行为，在侵权情节上属于源头侵权、重复侵权和恶意侵权，主观恶意明显。为体现加强对权利人保护的司法态度，加大对恶意侵权人的惩戒力度，严格保护知识产权，积极探索技术类知识产权案件惩罚性赔偿机制的适用，以推动司法领域诉讼诚信体系建设。基于甲公司对于赔偿经济损失及合理费用合并主张，原审法院以在先生效判决酌定赔偿数额20万元为计算基数，以该基数的两倍确定乙公司赔偿经济损失及合理费用合计40万元，超出上述部分的诉讼请求，不予支持。虽然乙公司的股东认缴出资尚未实缴，但这并不违反公司法的规定，股东认缴资本的期限利益应当予以保护，未损害到甲公司的利益，故其仅以股东认缴出资而未实缴为由主张承担连带责任的诉讼请求，不予支持。

本院认为，根据当事人的上诉请求、答辩主张及本案事实，本案在二审阶段的争议焦点为：……（四）原审法院确定的赔偿额是否符合法律规定。

根据原审法院查明的事实，乙公司于2018年曾因制造、销售侵害涉案专利权的商品被原审法院判决承担停止侵权及赔偿经济损失的法律责任。时隔不到一年，其因为相同的制造、销售行为再次被甲公司诉至原审法院并被认定构成侵权。因此，乙公司在本案中的行为属于重复侵权和持续侵权，具有明显的主观故意，该侵权情节应当在确定具体赔偿数额的过程中予以考量，原审法院据此确定40万元的赔偿金额并无不当，应予维持。