学以致用 | 如何理解“原单位分配的任务有关的发明创造”中的“有关”

一、基本信息

案例编号：（2020）最高法知民终441号

相关标准条款：

《企业知识产权管理规范（GB/T 29490-2013）》

8.2　研究开发

e) 及时对研究开发成果进行评估和确认，明确保护方式和权益归属，适时形成知识产权；

f) 保留研究开发活动中形成的记录，并实施有效的管理。

本期导读：

根据《专利法实施细则》第十二条（三）的规定，员工离职一年内，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造为“属于原单位的职务发明”。如何理解“有关”，是事关职务发明归属的大事，读完本篇，您将对“有关”的判断原则，有更精准的掌握。

二、判决书原文要点

林某原系甲公司研发主任，在职期间主持完成发明创造：医用内窥镜光学检测仪，甲公司将之申请为专利。后林某辞职并组建乙公司，乙公司向法院提出确权请求：林某与甲公司非劳务关系，而是合作关系，故上述专利所有权应为林某所有，现应归属乙公司。一审法院没有支持乙公司的请求。乙公司提出上诉。

三、终审判决书（节选）要点

本院认为，本案的争议焦点问题是：……（二）涉案专利是否属于应归属于甲公司的职务发明。

……

（二）涉案专利是否属于应归属于甲公司的职务发明

专利法第六条第一款规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。”专利法实施细则第十二条规定：“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。”

原审法院依据前述法律规定，认定涉案专利为林某从甲公司离职一年内,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造，从而认定涉案专利为职务发明创造,专利权应当归甲公司所有。该认定是否正确，本院认为应从员工身份关系、经由本职工作或任务所接触的技术内容、涉案专利与工作内容的相关性等几方面进行评判，对发明创造的“有关”进行合理限定。注意应将单位知识产权权益与离职员工因其本职工作、任务所掌握的技术内容在结合员工身份职责的基础上进行合理对应，以期在保护本单位合法权益与离职员工本职工作和任务之外的新发明创造之间取得平衡。

1、关于身份关系

甲公司提供的《员工离职申请表》载明，林某于2012年5月入职至2018年3月31日离职，职务为研发部经理，养老保险缴费查询亦印证证明林某离职的时间为2018年3月30日。原审据此认定林某与甲公司之间的劳动关系存续期间正确。涉案专利的申请时间为2018年9月18日，在林某离职之日起一年内。乙公司和林某主张林某与甲公司在2015年8月至2018年3月之间系合作关系，该主张缺乏有效证据支持，本院不予采信。

2、关于林某工作所接触的技术内容

原审已查明，林某2012年5月入职甲公司任硬件工程师；2014年林某即在甲公司《医用内窥镜光学性能检测仪(ECI600)》研发项目中任项目组长，负责拟定可行性方案及评审，相关设计文件图纸均有林某签字，该项目客户为中国食品药品检定研究院。2016年11月2日，甲公司向北京市医疗器械检测所销售医用内窥镜光学检测仪。甲公司提交的相关产品设计图纸均有林某签名。经由上述事实可知，甲公司以研发制造医用内窥镜光学检测仪为主营业务之一，林某从2014年到2018年期间担任研发负责人职务，医用内窥镜光学检测仪的研发工作与其工作任务有关。

2017年8月11日林某代表甲公司与刘白林等人签订了《医用内窥镜光学性能检测仪项目上位机操作软件单元研制服务合同》《医用内窥镜光学性能检测仪项目机械结构单元研制服务合同》《医用内窥镜光学性能检测仪项目电控系统硬件和程序单元研制服务合同》，显示林某对于甲公司在研发的新型号医用内窥镜光学性能检测仪从软件到机械结构均有接触。其中林某作为甲公司技术负责人签订的机械设计研发外包技术协议书就机械的机构组成及功能实现方案给出了具体要求。该技术协议涉及医用电子内窥镜检测仪的各个机构，包括涉案专利所涉的内窥镜夹持机构、包含旋转臂和旋转中心的旋转机构、安装于旋转臂上的灯箱机构，旋转中心与装卡完成的内窥镜的入瞳中心线的竖直垂线重合。

综上可知，林某作为甲公司的医用内窥镜光学性能检测仪项目研发负责人，前述甲公司产品技术方案均在林某本职研发工作范畴之中。

3、涉案专利与林某工作内容的相关性

将涉案专利的技术方案与前述林某工作内容进行比对，本院认为，涉案专利技术方案的主要内容在前述研发工作中已提出或实质涉及。尤其是涉案专利权利要求1中“所述原点定位杆的一侧竖直设有用于与所述入瞳面贴合的定位贴合平面”及专利实施例（说明书【0026段】）所载“原点定位杆上端一半切去，剩余一半切面形成定位贴合平面与原点定位杆的中心轴线重合”的方案，在甲公司研发中通过“以装卡完成的内窥镜的入瞳中心线的竖直垂线为旋转中心”这一核心功能设计提出。这也是乙公司和林某在原审所确认的主要发明点之一。至于乙公司和林某所提另一发明点“原点定位杆底端结合部32的锥面与图1的固定板上的通孔41一样”，本院认为，该“通孔41”应系涉案专利转动盘上端的“凹孔21”之误，因涉案专利明确原点定位杆底端结合部与凹孔之间系无间隙的贴合关系。甲公司提交的林某作为审核人签字的2014年7月1日的产品设计图已完整记载该上部切至中线和底端具有锥度的定位杆，同样在甲公司研发中已提出。至此可以得出结论，甲公司本案中提交的证据已足以证明，在林某从甲公司离职之前，涉案专利所涉技术方案主要研究技术主题和机构设计均已在甲公司组织的研发中被提出。

乙公司和林某主张涉案专利系实施现有技术，对此本院认为，一则其所提在先专利文件均系针对内窥镜夹持和调节机构，并未公开涉案专利所涉原点定位杆和转动盘，从技术方案来说关联性不足；二则是否属于现有技术与专利效力的新颖性和创造性判断有关，与涉案专利的权利归属分属不同法律关系，以此进行权属抗辩缺乏法律依据。

综上所述，通过对涉案专利技术方案的审查，本院确认，涉案专利的主要技术方案和机构设计均属于林某在甲公司工作期间的工作职责所对应的技术内容。据此应认定，原审法院在涉案专利技术方案审查基础上，结合林某作为乙公司法定代表人在原审中所作其个人系涉案专利主要发明人的陈述，认定涉案专利为林某的职务发明创造、专利权应归属甲公司，并判令乙公司就其行为赔偿维权费用正确。

综上所述，乙公司和林某的上诉请求均不能成立，应予驳回。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。