观点 | 浅析专利申请文件中的“发明所要解决的技术问题”（一）

“发明所要解决的技术问题”是《专利法实施细则》第十七条规定的说明书中需记载的发明内容，其与《专利法》二十六条关系紧密，但却往往得不到应有的重视。在本系列文章中，笔者将通过对两个有关专利确权程序的行政案件和一个复审案件的研究，探讨撰写申请文件中“发明解决的技术问题”部分时应该注意的问题。

本系列文章共分三篇，将分别论述：

1、“发明所要解决的技术问题”是确权案件中判断“所属技术领域的技术人员能够实现”的必要因素

2、“发明所要解决的技术问题”是确权案件中判断“权利要求书应当以说明书为依据”的重要标准

3、“发明所要解决的技术问题”是确权案件中判断“记载解决技术问题的必要技术特征”的实质要件

“发明所要解决的技术问题”是确权案件中判断“所属技术领域的技术人员能够实现”的必要因素

案例：最高人民法院（2014）行提字第8号

中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会、北京嘉林药业股份有限公司发明专利权无效行政纠纷案

本案中，最高人民法院针对“发明解决的技术问题”有如下论述：

“专利法第二十六条第三款规定：‘说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。’根据该条规定，‘作出清楚、完整的说明’和‘能够实现’的对象是发明或实用新型，因此应该首先明确发明或实用新型是什么，然后看说明书是否对该发明或实用新型作出了清楚、完整的说明，所属技术领域的技术人员根据说明书的内容是否能够实现该发明或实用新型......本专利说明书应对上述权利要求所限定的发明内容进行清楚、完整的说明，以本领域技术人员根据说明书公开的内容能够实现为准。

而‘能够实现’，参照审查指南的规定，是指本领域技术人员根据说明书公开的内容，能够实现发明的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。

也就是说，必须是能够实现技术方案，解决技术问题，产生预期效果三者同时满足，才符合专利法第二十六条第三款的规定。

可见，在判断是否符合专利法第二十六条第三款的规定时，需要考虑发明解决的技术问题，如果说明书给出了技术手段，但本领域技术人员采用该手段不能解决发明所要解决的技术问题，同样不符合专利法第二十六条第三款的规定。”

通过上述判决书可知，司法机关认为“所属技术领域的技术人员能够实现”应包括两个层次的要求：其一，说明书给出了技术手段，本领域技术人员可以实现；其二，本领域技术人员采用该手段能够解决发明所要解决的技术问题。

因此，在撰写专利申请文件时，撰写人应充分考虑“发明解决的技术问题”与说明书中具体实施方式逻辑上的对应性。申请文件撰写人应当对以下问题做出准确判断：本领域技术人员采用具体实施方式中的具体技术手段是否能够解决发明所要解决的技术问题。如果判断结果为不能，则撰写人应对具体实施方式部分或者发明解决的技术问题部分进行修改，直到可以满足前述的两个要求为止。