学以致用 | 商标知名度高？当心是通用名称

一、基本信息

案例编号：(2019)粤民终1861号

相关标准条款：

《企业知识产权管理规范（GB/T 29490-2013）》

7.1　获取

b) 在获取知识产权前进行必要的检索和分析。

8.5　销售和售后

b) 在产品宣传、销售、会展等商业活动前制定知识产权保护或风险规避方案。

好马配好鞍，好的商品、企业自然也要有叫得响，传得广的商标。经过精心设计的商标，不仅可以增强商品或企业的辨识度，更能帮助企业稳固市场地位，保持竞争优势。因此，越来越多的企业在“起名”上下足了功夫，加上中文的博大精深，让我们见识了五花八门而又不乏想象力的商标创意。但凡事过犹不及，创意太独特或者将“知名度”过高的词汇作为商标，反而有可能（或被认为）是行业内的通用名称，从而失去了专用权的保护。读完下面的案例，您将知晓如何为企业或商品“起名”，才不至于落入通用名称的范围。

二、判决书原文要点

背景信息

甲、乙公司同为蜜饯、果脯生产企业，两公司存在竞争关系。

乙公司是“九制”商标的所有者，甲公司在其生产的竞品上使用了“九制陈皮”字样。因此，乙公司起诉甲公司侵犯了乙公司的商标权。

三、审判决书（节选）要点

关于甲公司的商标正当使用抗辩是否成立的问题。

商标的主要作用是其识别性，消费者可凭借商标区分商品或者服务的来源。保护商标权的主要目的就是防止来源混淆，而未造成商品或者服务来源混淆的正当使用，不应被认定为构成商标侵权。

为此，《中华人民共和国商标法》（2013年修订）第五十九条第一款规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

从该条文规定可知，我国商标法所规定的正当使用抗辩成立，应当包含以下两方面：

其一，注册商标包含本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者地名等描述性含义。

其二，他人的使用行为具有正当性。

本案中，甲公司在上诉中以其系正当使用为由提出不侵权抗辩，其认为“九制”是多道繁杂工艺制作过程的统称，“九制陈皮”则是依照该类工艺制作出的商品的通用名称。本院拟以甲公司提交的证据为事实依据，针对正当使用抗辩的上述两方面分述如下：

（一）关于“九制陈皮”是否为描述性词语，即商品通用名称的问题。

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十条第一、二款规定：“诉争商标属于法定的商品名称或者约定俗成的商品名称的，人民法院应当认定其属于商标法第十一条第一款第（一）项所指的通用名称。依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典等列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品，在该相关市场内通用的称谓，人民法院可以认定为通用名称。”

甲公司向本院提交的证据，可证明以下事实：

1.“九制陈皮”早在2006年已被国家标准规定为某类商品的通用名称。

2.在当地政府机构、新闻媒体以及相关公众的普遍认知中，“九制陈皮”已成为某类商品的通用名称。（1）关于当地政府机构的认知情况。在潮州市文化广电旅游体育局等政府机关公布的几批非物质文化遗产名录中，“潮州九制话梅制作技艺”“潮州九制陈皮制作技艺”“潮安九制陈皮制作技艺”等均曾入选，说明当地政府也是将“九制”作为一种制作工艺、“九制陈皮”作为依照该工艺生产的陈皮产品的通用名称对待。（2）新闻媒体的报道情况。无论是北京市宣武区经委某工作人员攥写的文章，还是《粤港澳信息日报》《中国新闻》《安顺日报》《汕头日报》《法治画报》等新闻媒体的报道、专访，均是把“九制陈皮”作为通过特殊工艺腌制的陈皮产品的通用名称。譬如，新闻媒体的报道或者专访中大量出现“广式九制陈皮”与“苏式九制陈皮”的提法。乙公司自己在无效程序中所提交的新闻报道更是直接称“乙公司的九制陈皮是从九制陈皮中走出的大哥”。可见，虽然乙公司生产的“九制陈皮”最为有名，但是乙公司并非“九制陈皮”唯一的提供者，苏州、潮汕等地区还有大量其他商家在生产“九制陈皮”。（3）相关公众的认知情况。百度百科虽然称九制陈皮的生产商为乙公司，但是其亦指出“九制陈皮是广东潮汕地区的传统名吃之一，属于凉果类食品，全称广式九制陈皮”。而“有道词典”关于“九制陈皮”词条的双语例句之一为“苏式蜜饯现有1620多个品种，以金丝蜜枣、奶油话梅、金丝金桔、白糖杨梅、九制陈皮最为著名”。网络搜索或者翻译工具关于“九制陈皮”词汇的解读，从一定程度上反映了相关公众对于其系商品通用名称的认知。而在乙公司获得的多项荣誉之中，颁发机构均是将“九制陈皮”作为商品名称，再与乙公司的“乙”商标组合共同指称乙公司的产品。例如，中华人民共和国农业部颁发的“绿色食品”证书、全国旅游商品研评会颁发的“金奖”证书、中国保护消费者基金会颁发的“荣誉证书”等，均是称“乙公司牌九制陈皮”。广东省消费者委员会在推荐1998-1999年的商品时，更是明确将“乙公司”列为“商标”，而“九制陈皮”列为商品名称。这些全国性荣誉证书的内容进一步说明，“九制陈皮”作为该类商品的通用名称，已得到相关公众的普遍认可。

3.乙公司在大量场合将“九制陈皮”作为商品通用名称而非商标进行使用。乙公司在一审庭审中关于其有自己的商标，“九制”是作为商品名称使用的陈述反映了乙公司在商业经营中对于“九制陈皮”的定位。早在1987年，乙公司就在第9类商品的“果脯、蜜饯”上注册了“乙公司”文字商标。乙公司在接受媒体采访时往往是用“乙公司”九制陈皮称呼其产品。乙公司是前述国家标准《蜜饯通则》的起草单位之一，其对于“九制陈皮”作为该类商品的通用名称被纳入国家标准是完全知情的。乙公司“九制陈皮”的研创者及前负责人杨应林先生撰写的论文《九制陈皮关键在于“九制”》《腌制在九制陈皮制作中的应用》亦可佐证乙公司是在商标名称的意义上使用“九制陈皮”。

4.虽然乙公司对于“九制陈皮”的研制有突出贡献，但是根据已查明的事实，“九制陈皮”并非其所始创。“苏式九制陈皮”的存在，使得消费者更不容易将“九制陈皮”与特定的生产商划等号。

综上，本院认为，甲公司提交的证据已充分证明，“九制陈皮”不仅是经过多道繁杂工艺腌制而成的陈皮类产品的法定通用名称，也成为全国范围内相关公众约定俗成的该类商品的通用名称，故“九制陈皮”构成商标法意义上的描述性词语。

（二）关于甲公司是否属于正当使用的问题。

“九制陈皮”作为本类商品的通用名称，其不得为任何人所垄断，否则其他生产者就不能清楚描述自己商品，无法正常地参与市场竞争。但是，其他生产者对于“九制陈皮”的使用应当以正当为限。依据在案证据，本院认为甲公司的使用没有超出正当的界限，理由在于：

1.甲公司是描述性使用“九制陈皮”，其不是通过“九制陈皮”来指示商品来源，不会造成消费者对于商品来源的混淆误认。甲公司在其商品左上方的显著位置完整标注了自己注册的图文商标，并且特地附加了识别标志。商标下方还加印了非常醒目的商标的文字和拼音。而诉争的“九制陈皮”位于包装袋的右上方，其上并无注册商标的标志。

2.被诉侵权产品上的“九制陈皮”与乙公司注册的“九制”商标所使用的字体明显不同。乙公司的“九制”商标采用的是有一定辨识度的瘦长挺拔状艺术字体，而甲公司产品上所使用的“九制陈皮”字体较为粗短圆润。因此，单就“九制”商标而言，甲公司并没有表现出明显的模仿攀附故意。

3.“九制”作为一种制造工艺，在诸多商品上被使用，相关公众不会轻易通过“九制陈皮”识别商品来源。何况乙公司在“九制”商标注册之后，仍保持着将“乙公司”与“九制陈皮”并用的传统。上述客观的市场现状之下，消费者更不会将两者的产品混淆误认。

综合考虑上述因素，本院认为，虽然“九制”已被乙公司注册为商标，但是“九制陈皮”本身是经过复杂工艺腌制而成的陈皮类商品，其在乙公司申请注册前就已经成为通用名称。即便乙公司对“九制陈皮”的研发有着突出的贡献，其亦不能垄断该词语的使用。甲公司在商品通用名称的含义上使用“九制陈皮”字样，并且同时规范使用自己的注册商标，不会造成消费者对商品来源的混淆误认。甲公司的使用没有超出正当、合理的限度，故不宜认定其构成商标侵权。