一、基本信息
案例编号：(2019)粤民终407号
相关标准条款：
《企业知识产权管理规范（GB/T 29490-2013）》
7.4.2 争议处理
b) 在处理知识产权纠纷时，评估通过诉讼、仲裁、和解等不同处理方式对企业的影响，选取适宜的争议解决方式。
随着我国对知识产权的保护日益加强，一些人从中发现了新的“商机”，却也给许多真正做创新、做品牌运营的企业带来了无数烦恼。本案或许可以为这些企业送上一剂良药——若受到打着知识产权维权名义的碰瓷骚扰，不妨试试用“恶意诉讼”反诉之，在中国法官的火眼金睛下，必能让恶诉者铩羽，创新者正义得彰。
二、判决书原文要点
腾讯公司拥有多项“QQ企鹅”系列美术作品的著作权以及注册商标专用权。
2008年12月，谭某向国家知识产权局申请“音箱（Xzeit迷你企鹅型）”外观设计专利，并获得授权。
2011年3月，腾讯公司以谭某、傲为公司（谭某为其董事）销售的QQ迷你音箱侵害其著作权和商标权为由提起诉讼。
后双方就该两案达成和解，谭某同意停止侵权并支付赔偿款2.5万元。谭某同时承诺，将于一个月内向国家知识产权局撤回其企鹅音箱外观设计专利申请。后经法院查明，谭某并未履行承诺，且持续缴纳该外观设计年费至2015年12月。
此后，腾讯公司与深圳市中科睿成智能科技有限公司（简称中科公司）合作生产、销售企鹅外型音箱。
2016年2月，谭某以腾讯公司及中科公司侵害其外观设计专利权为由，提起诉讼。
三、审判决书（节选）要点
一审法院认为，本案为因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷。根据双方的诉辩主张，本案争议焦点在于：一、谭某起诉腾讯公司侵害其外观设计专利权的行为是否构成恶意诉讼；二、法律责任的承担问题。
关于争议焦点一，谭某起诉腾讯公司侵害其外观设计专利权的行为是否构成恶意诉讼。
诚实信用原则是一切市场活动参与者所应遵循的基本准则……
民事诉讼活动同样应当遵循诚实信用原则。一方面，它保障当事人有权在法律规定的范围内行使和处分自己的民事权利和诉讼权利；另一方面，它又要求当事人在不损害他人和社会公共利益的前提下，善意、审慎地行使自己的权利。任何违背法律目的和精神，以损害他人正当权益为目的，恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用，其相关权利主张不应得到法律的保护和支持。
所谓恶意诉讼，通常是指当事人以获取非法或不正当利益为目的而故意提起的法律上和事实上无根据之诉，并致使相对人在诉讼中遭受损失的行为。恶意诉讼本质为侵权行为，其行为表现为滥用权利而非正当行使权利，其目的在于获取非法或不当利益，同时亦使相对人在诉讼中遭受损害，而非对法律赋予其的权利进行救济。
……认定某种具体的诉讼行为属于恶意提起知识产权诉讼，应当满足以下构成要件：1.一方当事人以提起知识产权诉讼的方式提出了某项请求；2.提出请求的一方当事人具有主观上的恶意；3.具有实际的损害后果；4.提出请求的一方当事人提起知识产权诉讼的行为与损害后果之间具有因果关系。
关于上述要件1，所谓“提出了某项请求”，通常是指提出请求的一方当事人利用法律赋予的诉讼权利，提起了知识产权诉讼，并且已将另一方当事人拖入诉讼程序中，使另一方当事人陷入一种不利的境地。本案中，谭某在236号案中起诉腾讯公司，要求确认腾讯公司侵权并支付专利使用费，将腾讯公司拖入专利侵权诉讼中，其已完成提出具体诉讼请求的行为。
对于上述要件2，所谓恶意，是指提出请求的一方当事人明知其请求缺乏正当理由，以有悖于权利设置时的目的，不正当地行使诉讼权利，意图使另一方当事人受到财产或信誉上的损害。《中华人民共和国民法通则》第四条规定，民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。本案中，根据348、349号案件的卷宗材料可知，谭某明知腾讯公司对涉案QQ企鹅美术作品享有在先著作权，且已经在先使用的情况下，利用我国外观设计专利不进行实质审查的制度，申请与QQ企鹅形象基本一致的外观设计专利并获得授权，其申请行为违背了诚实信用原则，属于恶意申请专利的行为。谭某明知专利权的获得不具有实质正当性，仍基于不当取得的专利权，不适当地主张权利，意图获取非法的市场竞争利益，其行使权利具有明显的主观恶意。
一审法院认为，腾讯公司的美术作品与谭某申请的涉案专利两者表达的内容实质相同，均为QQ企鹅形象，两者只是呈现的载体不同，谭某据此主张两者不构成权利冲突，缺乏事实和法律依据，一审法院不予采纳。而且，在案件调解过程中，谭某更是清楚知道涉案专利与腾讯公司享有著作权的美术作品基本一致，并明确做出撤回涉案专利的承诺。调解结束后，谭某不仅没有履行承诺，反而继续缴纳专利年费，继而向腾讯公司主张专利侵权，意图使腾讯公司受到财产或信誉上的损害，该行为主观恶意明显，情节恶劣。谭某辩称因调解或和解作出妥协和认可的事实不能作为后续诉讼中对其不利的证据。
对此，一审法院认为，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百零七条规定：“在诉讼中，当事人为达成调解协议或者和解协议作出妥协而认可的事实，不得在后续的诉讼中作为对其不利的根据，但法律另有规定或当事人均同意的除外。”
该条是关于诉讼调解或者和解过程中对事实的认可不适用自认规则的规定，旨在保护一方当事人因调解或和解而对某种案件事实的认可不能对后续的诉讼产生不良影响，鼓励当事人以和解方式解决纠纷。
该条规定适用于同一案件诉讼过程中，当事人希望达成调解协议或和解协议而未达成的情形，此时，在后续的诉讼中，不得将当事人为达成调解协议或者和解协议作出妥协而认可的事实作为对其不利的根据。
该条规定一方面未将当事人为达成调解协议或和解协议而认可的全部事实，均排除于在后续诉讼或另案诉讼中作为认定事实依据使用的可能；另一方面亦未排除将当事人之间已经达成的调解协议或和解协议，在另一诉讼案件中作为书证使用。
对于此类证据的证明力，人民法院审查判断所遵循的原则与其他证据并无不同，均应按照法定程序，全面、客观地审核，并根据当事人提交的其他证据，结合相关事实，综合认定待证事实存在的可能性。
因此，一方当事人欲推翻调解协议或和解协议所证明的事实的，应承担提供相应证据加以证明的证明责任。本案系腾讯公司与谭某之间的因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷，与号侵害商标、著作权纠纷两案系不同诉讼，《调解笔录》能够作为书证在本案中使用，谭某该抗辩主张缺乏法律依据，一审法院不予采纳。
对于上述要件3，在知识产权诉讼中造成对方当事人实际的损害后果。对本案而言，腾讯公司为应对案件提起的专利侵权诉讼支付了代理费、公证费、资料费等费用，确实给腾讯公司造成经济损失的损害后果。
对于上述要件4，侵权行为与损害后果之间具有因果关系，即损害后果如社会声誉的降低、财产的损失等均是由对方当事人滥用诉讼权利的行为所导致。本案中，考虑到专利案件的复杂性，腾讯公司为维护自身合法权益聘请代理人应对诉讼，符合常理，其所支付的代理费及为应对诉讼而进行举证工作所支出的公证费、资料费、差旅费亦属必要。上述费用与谭某恶意提起的专利侵权诉讼具有当然的因果关系。
二审法院认为，本案系因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案。根据谭某的上诉请求和理由，二审当事人争议焦点为：一、谭某是否应承担恶意提起知识产权诉讼的民事责任；二、一审判决确定的赔偿数额是否合理。
四、关于谭某是否应承担恶意提起知识产权诉讼民事责任的问题
《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第二款规定：“公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产，侵害他人财产、人身的，应当承担民事责任。”《中华人民共和国侵权责任法》第六条规定：“行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。”恶意提起知识产权诉讼本质上属于侵权行为。
本案中，谭某于2016年2月25日向一审法院提起诉讼，认为腾讯公司与中科公司生产、销售与其涉案专利相似的企鹅音箱的行为侵害其专利权，诉请法院判令腾讯公司等支付专利使用费90万元。判断谭某该行为是否具有过错，是否应向腾讯公司承担民事责任，应从该行为是否构成侵权行为进行分析。
首先，关于谭某提起诉讼是否存在过错的问题。
依据《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条的规定，民事诉讼应当遵循诚实信用原则。当事人应当依法善意地行使法律赋予的诉讼权利，不得违反诚实信用原则，恶意利用诉讼程序，达到损害他人权益、谋取非法利益的目的。
从谭某提起236号案的权利基础分析，《中华人民共和国专利法》（2000年修正）第二十三条规定，授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。
腾讯公司于2000年设计QQ企鹅形象，取得了“QQ企鹅”系列著作权登记证书和“”商标权，并自2000年起将QQ企鹅形象作为腾讯公司即时通讯软件的形象及商标进行使用，其QQ企鹅形象具有较高的知名度。
谭某于2008年12月23日向国家知识产权局申请“音箱（Xzeit迷你企鹅型）”外观设计专利，于2010年1月13日获得授权，该专利与腾讯公司的QQ企鹅形象相近似。谭某利用外观设计专利不进行实质审查的制度，将他人拥有在先权利的QQ企鹅形象申请为外观设计专利，其涉案专利权缺乏正当的权利基础。
从谭某的主观状态分析，2010年12月6日，腾讯公司及腾讯科技（深圳）有限公司以谭某等销售“”形象音箱的行为侵犯其QQ企鹅形象著作权和商标权，向深圳市福田区人民法院提起诉讼，并提供了腾讯公司及腾讯科技（深圳）有限公司拥有的QQ企鹅形象著作权和商标权的权利证书等证据。谭某在该两案中与腾讯公司等达成和解，同意停止侵权并赔偿损失。由此可见，谭某在提起诉讼前早已知悉腾讯公司拥有QQ企鹅形象的在先权利，其专利产品侵犯腾讯公司知识产权。且在诉状中，谭某也承认腾讯公司的QQ企鹅形象音箱与其涉案外观设计专利相似。因此，谭某主观上知悉其外观设计专利缺乏合法权利基础。
谭某上诉认为348、349号案调解笔录中关于谭某作出撤回涉案专利的承诺未写入调解书，谭某有理由认为该部分内容法院不予支持，因此谭某对涉案专利享有合法权利，一审法院以调解书及调解笔录认定谭某存在主观恶意不当。
对此本院认为，谭某在申请涉案专利及提起236号案时，均聘请了专利代理机构和律师，具有判断其外观设计专利是否符合法律规定的授权要件的能力，且其在和解中承认并承诺停止侵害腾讯公司权利，谭某认为其对涉案专利享有合法权利的主张缺乏事实和法律依据。
从谭某的诉讼行为分析，谭某在明知腾讯公司拥有QQ企鹅形象在先权利、其涉案专利权不具备合法权利基础的情况下，仍起诉腾讯公司侵害其涉案专利权，在腾讯公司对涉案专利提起无效宣告程序后，仍继续参与无效宣告程序和236号案诉讼程序，而且在上述程序中，谭某均委托了专业律师参与相关程序，能够预见其行为的结果，该行为不属于善意行使诉讼权利，具有损害他人权益的故意。综上，谭某提起236号案的行为违反了诚实信用原则，具有主观恶意，存在过错。
其次，关于谭某提起236号案是否侵害了他人民事权益的问题。本案中，谭某以提起知识产权诉讼的方式起诉腾讯公司，并提出90万元的赔偿请求。为应对谭某提起的诉讼，腾讯公司聘请律师出庭应诉及宣告涉案专利无效，遭受了财产损失，且谭某该诉讼行为给腾讯公司授权中科公司生产销售QQ企鹅音箱带来不利影响。因此，谭某的行为直接侵害了腾讯公司的民事权益。
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