学以致用 | 使用名人姓名、肖像作商标的风险

一、基本信息

案例编号：2018)最高法行再32号

相关标准条款：

《企业知识产权管理规范（GB/T 29490-2013）》

4.2.4　外来文件与记录文件

a) 对行政决定、司法判决、律师函件等外来文件进行有效管理，确保其来源与取得时间可识别。

7.4.2    争议处理

b) 在处理知识产权纠纷时，评估通过诉讼、仲裁、和解等不同处理方式对企业的影响，选取适宜的争议解决方式。

二、导读

篮球飞人迈克尔·乔丹与乔丹体育的商标之争终于在今年3月暂告段落，本案的审理过程可谓是一波多折，对案件判决书感兴趣的朋友，可按照以下案例编号搜来判决书原文细细查阅：北京市高级人民法院（2015）高行（知）终字第1575号，北京市第一中级人民法院(2014)一中行(知)初字第9172号，原国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字〔2014〕第052424号关于第6020578号“乔丹及图”商标争议裁定，最高人民法院(2016)最高法行再27号。

本案的系列判决足以形成我国商标法实践的经典案例，而该案的反复和最终结果很充分的体现出了我国商标法司法的取向和大环境变化，对于企业进行知识产权管理，分析我国法律发展动向，具有非常重要的参考作用。

而本案最终以飞人乔丹的姓名权得到维护结束，也是对一些希望借助名人效应的企业的有效提醒，借助名人效应，在获利的同时，也在累积巨大的风险，就如本案中的乔丹公司，固然保留了飞人形象的图形商标，但该图形与“乔丹”的中文商标之间的关系无法斩断，当中文商标无法使用时，该图形商标又有多大的意义？此时更换商标，企业又需要付出多大的努力重新建立公众对新商标的认可？

另一方面，不可否认的是，当今时代，明星的号召力，或者说是引流能力是非常巨大的，这背后蕴含的商机自然不可小觑，与其因为不慎自己的姓名或者肖像被他人注册为商标，以至于还要花费大量的时间、金钱，冒着败诉的风向将自己的姓名、肖像权通过诉讼取回，为何不一开始就通过较小的代价完成商标注册呢？

三、判决书原文要点

再审申请人、一审原告、二审上诉人：美国篮球巨星迈克尔·杰弗里·乔丹

被申请人、一审被告、二审被上诉人：国家知识产权局

一审第三人：乔丹体育股份有限公司

四、审判决书（节选）要点

本院再审认为，本案的争议焦点为：

（一）争议商标的注册是否损害了再审申请人主张的在先姓名权和肖像权，违反商标法第三十一条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定;

（二）争议商标的注册是否属于商标法第十条第一款第(八)项规定的“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的情形;

（三）争议商标的注册是否属于商标法第四十一条第一款规定的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形。

关于争议商标的注册是否损害了再审申请人主张的在先姓名权和肖像权，违反商标法第三十一条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定：

首先，关于争议商标的注册是否损害了再审申请人主张的在先姓名权。根据本院27号案判决的认定，“乔丹”在我国具有较高的知名度、为相关公众所熟悉，我国相关公众通常以“乔丹”指代再审申请人，并且“乔丹”已经与再审申请人之间形成了稳定的对应关系，故再审申请人就“乔丹”享有姓名权。在本案争议商标的申请日之前，直至2015年，再审申请人在我国一直具有较高的知名度，其知名范围已不仅仅局限于篮球运动领域，而是已成为具有较高知名度的公众人物。

根据《中华人民共和国民法通则》第九十九条、《中华人民共和国侵权责任法》第二条的规定，自然人依法享有姓名权。未经许可擅自将他人享有在先姓名权的姓名注册为商标，容易导致相关公众误认为标记有该商标的商品或者服务与该自然人存在代言、许可等特定联系的，应当认定该商标的注册损害他人的在先姓名权，违反商标法第三十一条的规定。

本案中，争议商标由上方的“”图形与下方的“乔丹”组合而成。乔丹公司明知再审申请人在我国具有长期、广泛的知名度，仍然使用“乔丹”申请注册争议商标，容易导致相关公众误认为标记有争议商标的商品与再审申请人存在代言、许可等特定联系，损害了再审申请人的在先姓名权。因此，争议商标的注册违反了商标法第三十一条的规定，依照商标法第四十一条第二款的规定应予撤销，应由国家知识产权局就争议商标重新作出裁定。

其次，关于争议商标的注册是否损害了再审申请人主张的肖像权。本院认为，根据肖像权以及肖像的性质，肖像权所保护的“肖像”应当具有可识别性，其中应当包含足以使社会公众识别其所对应的权利主体，即特定自然人的个人特征，从而能够明确指代其所对应的权利主体。

如果请求肖像权保护的标识不具有可识别性，不能明确指代特定自然人，则难以在该标识上形成依法应予保护，且归属于特定自然人的人格尊严或人格利益。争议商标标识中的“”仅仅是黑色人形剪影，除身体轮廓外，其中并未包含任何与再审申请人有关的个人特征。

并且，再审申请人就该标识所对应的动作本身并不享有其他合法权利，其他自然人也可以作出相同或者类似的动作，该标识不具有可识别性，不能明确指代再审申请人。因此，再审申请人不能就该标识享有肖像权，再审申请人有关争议商标的注册损害其肖像权的主张不能成立。

关于争议商标的注册是否属于商标法第十条第一款第(八)项规定的“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的情形

本院认为，争议商标标识不存在可能对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的情形。因此，对于再审申请人关于争议商标的注册违反商标法第十条第一款第(八)项规定的申请再审理由，本院不予支持。

关于争议商标的注册是否属于商标法第四十一条第一款规定的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形

本院认为，争议商标的注册不属于扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源，或者以其他方式谋取不正当利益的行为，不属于商标法第四十一条第一款所规定的“其他不正当手段”。

再审申请人亦未提供证据证明争议商标的注册系以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册。因此，对于再审申请人关于争议商标的注册违反商标法第四十一条第一款规定的申请再审理由，本院亦不予支持。

综上所述，被诉裁定、一审、二审判决认定事实和适用法律均有错误，应予撤销。