学以致用 | 公司未与法定代表人签订许可协议而实施后者专利是否应支付使用费

一、案例编号

一审：（2015）宁知民初字第197号

二审：（2016）苏民终1510号

标准条款

《企业知识产权管理规范（GB/T 29490—2013）》

7.5　合同管理

a) 应对合同中有关知识产权条款进行审查，并形成记录；

c) 在进行委托开发或合作开发时，应签订书面合同，约定知识产权权属、许可及利益分配、后续改进的权属和使用等。

本期导读

《中华人民共和国专利法》规定，任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。那么，若专利权人是实施人（公司）的法定代表人，且未与实施人签订专利实施许可协议，当实施人通过实施专利、经销专利产品获利时，是否应当向专利权人支付许可费呢？今天的案例或能带给我们有益的启发。

二、判决书原文要点

背景信息

余某拥有“一种抗神经衰弱的药物”的中药发明专利。

2003年12月至2015年2月，余某担任甲公司法定代表人、董事长及股东。

2002年起，甲公司开始实施涉案专利技术生产销售某药品。至诉讼时，甲公司合计销售专利产品6667万元，但未向余某支付专利使用费。

余某诉至法院，请求判令甲公司向其支付专利使用费，违约金，并立即停止实施该专利，承担本案诉讼费用。

三、判决书（节选）要点：

一审法院认为：余某和甲公司之间形成专利实施许可合同关系，甲公司应当向余某支付专利使用费

虽然双方没有订立书面专利实施许可合同，但是一方面甲公司实际使用了余某涉案专利技术生产涉案药品；另一方面余某在2000年到2015年2月期间担任甲公司的法定代表人，且双方在庭审中亦陈述曾就专利实施许可费问题进行过商谈，可以认为余某本人对于甲公司实施其涉案专利事宜应该是知晓的，或者是经过其同意或者安排的。因此，双方存在实际的专利实施许可合同关系，只是没有订立书面实施许可合同，但是这并不影响合同关系的成立。

二审法院认为：一审法院根据查明的事实判决甲公司支付余某专利使用费666.7万元并立即停止实施涉案专利，并无不当。具体理由如下：

首先，《中华人民共和国专利法》第十二条规定，任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。二审中，甲公司对其实施了涉案专利不持异议，即其认可与余某间就涉案专利存在着事实上的许可法律关系。故甲公司应就其实施涉案专利而向余某支付相应的专利使用费。

其次，从余某与甲公司2000年12月28日及2001年7月1日签订的《“涉案药品同名”保健药品合作生产销售协议》来看，余某通过许可实施专利而可获得的利益约占整个药品销售价格的80%。虽然该两份生产销售协议所约定使用的是99100142.7号专利而非涉案专利，但从两份专利的功能、药品组成成分等来看，涉案专利系99100142.7号专利的改进及延续。且根据药品批准文号间的相应关系，可以认定甲公司在2002年之前生产的涉案药品使用的是99100142.7号专利，在2002年之后使用的是涉案专利。

因此在双方未就实施涉案专利签订新的生产销售协议或专利实施许可合同的情形下，可以视双方间的权利义务关系实际仍适用2000年12月28日及2001年7月1日签订的生产销售协议中的相关条款。而本案中，余某仅主张药品销售价格的10%作为涉案专利的许可使用费，并未超过双方在2000年及2001年生产销售协议中的约定。故一审法院对该合理许可使用费予以支持，并无不当。