学以致用 | 以非公开技术方案的改进技术方案为保护对象的专利权权属纠纷中的证明责任

一、案例编号

（2020）最高法知民终1652号

标准条款

《企业知识产权管理规范（GB/T 29490—2013）》

8.2　研究开发

f) 保留研究开发活动中形成的记录，并实施有效的管理。

本期导读

以非公开技术方案的改进技术方案为保护对象的专利权权属纠纷中的证明责任会如何分配？对于非公开技术方案，技术来源方和技术改进方获得权利的基础是怎样的？在何种情况下技术改进方才能获得专利权？技术来源方又该如何保护自身的专利申请权和所有权不被未做出实际贡献的被授权方据为己有？今天的案例或许能带给您有益的启发。

二、判决书原文要点

背景信息

甲公司与乙公司合作进行生产。

甲公司向乙公司交付了开展生产所需的技术图纸。双方约定，不把另一方披露的任何秘密信息用于项目和装置之外的任何目的；乙公司有权利用甲公司许可实施的专利技术和技术秘密针对该项目进行后续改进，由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新技术成果，归乙公司所有。后乙公司提出了一项专利申请，该专利申请的技术方案与甲公司交付的技术图纸相比，增加了部分技术特征。

甲公司认为乙公司增加的技术特征不具有创造性，故该专利的申请权应归属于甲公司所有，遂起诉至法院。一审法院支持了甲公司的诉讼请求。

三、判决书（节选）要点：

本院认为：本案为专利权权属纠纷。根据当事人的诉辩主张，本案二审争议的焦点为涉案专利权应归谁所有。

根据《中华人民共和国专利法实施细则》第十三条的规定，对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人被认为是发明人。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。本案中，甲公司主张乙公司公司将甲公司非公开的技术方案申请涉案专利，对于该种类型的专利权权属纠纷，一般首先应由原告举证证明涉案专利技术方案来源于其在先完成的技术方案，并且被告在涉案专利申请日前能够获知该技术方案；如果被告主张涉案专利技术方案系对现有技术而非对原告技术方案的改进，应当举证证明；在已确认涉案专利技术方案来源于原告的情况下，被告应说明涉案专利技术方案与原告技术方案的区别，并在此基础上就其对发明创造的实质性特点作出创造性贡献进行证明或合理的说明；若双方主张对方各自完成的部分属于公知常识、现有技术或现有技术已给出明确的技术启示，应对此进行举证。人民法院根据双方当事人针对上述内容提交的证据确定专利权归属。

本案中，甲公司向法院提交了其曾向乙公司提供的图纸，用以证明涉案专利技术方案来源于其在先完成的技术方案，并且乙公司在涉案专利申请日前能够获知该技术方案。乙公司认可其接触过该图纸，但主张其是在201320547948.X号“合成气洗涤装置”实用新型专利文件的基础上得到涉案专利技术方案。由本院查明的甲公司的技术方案和乙公司主张为技术来源的现有技术方案的内容可知，甲公司的图纸完整示明了从气化炉出来的合成气经过气化炉合成气出口管口，进入喷淋装置，再进入文丘里洗涤器，再进入合成气洗涤塔；合成气洗涤塔底部通过激冷水泵与气化炉的激冷环及文丘里洗涤器相连；从气化炉激冷室和合成气洗涤塔底部还与高压闪蒸罐进行闪蒸相连，高压闪蒸罐顶部依次连接高压闪蒸汽提塔、高压闪蒸冷凝器、高压闪蒸分离罐、除氧器；高压闪蒸汽提塔底部经洗涤塔给料泵连接合成气洗涤塔。上述技术特征均体现在涉案专利技术方案中，而201320547948.X号“合成气洗涤装置”实用新型专利文件没有体现涉案专利技术方案中的高压闪蒸汽提塔等相关技术特征。考虑到乙公司与甲公司自2009年即开始就气化炉进行相关技术合作，由甲公司向乙公司提供技术的事实，本院认定乙公司关于涉案专利技术方案系在现有技术的基础上作出改进的抗辩主张不能成立。

经比对，涉案专利权利要求1的技术方案系在甲公司技术方案的基础上增加设置了旋风分离器和二级文丘里洗涤器。对于该区别，本院认为，与专利授权确权程序中对发明创造是否具有实质性特点的判断不同，在以非公开的技术方案作为主张权利基础的专利权属纠纷中，关于“对发明创造的实质性特点作出创造性贡献”的判断，建立在作为专利来源的非公开的技术方案基础之上。在这种情况下，对他人非公开技术方案作出改动并申请专利的一方要单独或共同拥有专利权，至少应当通过体现研发过程、技术效果等内容的证据或理由，证明或合理说明其在他人非公开技术方案基础上，进一步作出了实质性的技术贡献。对于涉案专利技术方案中文丘里洗涤器组合旋风分离器的设置，由于涉案专利并未对文丘里洗涤器和旋风分离器的结构作出具体限定，故甲公司提交的证据足以证明文丘里洗涤器组合旋风分离器作为化工除尘设备是公知常识。虽然涉案专利说明书记载了其通过设置两级文丘里洗涤器和旋风分离器可以获得有益的技术效果，但在无其他改进的前提下，采用上述公知的设备设置较多的洗尘步骤相对较少的洗尘步骤必然加强洗尘效果，相应地也会带来成本提高的问题。乙公司仅提交了已被证明是公知的旋风分离器的设计图纸和采购合同、产品质量说明书等证据，不足以证明其对涉案专利技术方案的研发和对技术效果的验证，难以说明其通过该点改动对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献，故乙公司不应因此改动而对涉案专利技术方案拥有专利权。原审判决认定涉案专利权应归甲公司所有，具有事实和法律依据，本院对此予以维持。