学以致用 | 离职后做出的发明创造何种情况下属于原单位

一、案例编号

（2022）最高法知民终1268号

标准条款

《企业知识产权管理规范（GB/T 29490—2013）》

6.1.5　离职

对离职的员工进行相应的知识产权事项提醒；涉及核心知识产权的员工离职时，应签署离职知识产权协议或执行竞业限制协议。

7.4.2　争议处理

应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：

a) 及时发现和监控知识产权被侵犯的情况，适时运用行政和司法途径保护知识产权；

本期导读

根据我国《专利法》和《专利法实施细则》的有关规定，若员工离职后的发明创属于原单位的职务发明，应满足两个条件，其一为终止劳动关系一年内做出的发明，其二为该发明应与员工在原单位从事的本职工作或者被分配的任务有关。条件一中对于时间条件的判断较为简单，而条件二中的相关性判断则比较复杂，也往往成为离职员工发明专利归属权争议的焦点。今天的案例，或许有助于您理解“相关性”判断。

二、判决书原文要点

背景信息

吴某自甲公司离职两个月内提出了专利申请。

甲公司认为吴某在甲司负责管理并具体从事技术研发工作，涉案专利与吴某在甲公司承担的本职工作或者被分配的任务有关，属于其在甲公司的职务发明创造。

吴某认为其用于申请专利的技术与在甲公司期间的本职工作无关，理由如下：离职员工离职后作出的发明创造是否属于原单位的职务发明创造，应审查离职员工在原单位承担的本职工作或者被分配的任务中是否包含了与涉案专利发明目的、技术方案相同或者密切相关的研发工作任务。涉案专利具体的技术研发不属于吴某在甲公司的本职工作，甲公司也未向吴某分配相关研发任务。而且，专利申请文件中记载的发明人由申请人自行确定，甲公司在已申请专利文件中记载吴某为发明人，不能证明吴某参与了研发工作。即使有机会直接接触、控制、获取甲公司内部与涉案专利技术研发密切相关的技术信息，但有机会接触并不当然证明吴某的工作内容包括研发设计。

三、判决书（节选）要点：

（二）原审法院关于涉案专利属于吴某在甲公司的职务发明创造的认定是否不当

……

专利法实施细则第十二条规定：“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。”

根据上述规定，离职员工作出的发明创造属于原单位的职务发明创造应满足以下条件：1.发明创造系员工与原单位终止劳动、人事关系后一年内作出；2.发明创造与员工在原单位承担的本职工作或者被分配的任务有关。职务发明创造的基础是发明人与单位之间存在劳动、人事关系。在双方的劳动、人事关系中，员工向用人单位提供劳动，并因此享有获得报酬的权利；用人单位负有向员工支付报酬的义务，并对员工的本职工作成果享有相关民事权益。如何既维护原单位的合法利益，又保障人员的正常流动，专利法实施细则第十二条第一款第三项从“时间”和“相关性”两个方面作出规定。应当注意的是，“相关”并非“相同”，在判断“相关性”时，并不要求发明创造的具体技术方案与原单位的相关技术方案相同，可结合技术领域、技术主题、技术思路等方面的相关性，对是否属于“有关的发明创造”作出判断。

本案中，涉案专利的申请日为2019年5月31日，吴某与甲公司终止劳动关系的时间是2019年3月1日，因此，涉案专利属于吴某与甲公司终止劳动关系后一年内作出的发明创造。关于涉案专利是否与吴某在甲公司承担的本职工作或者被分配的任务有关，本院分析如下。

首先，吴某在甲公司工作期间，负责甲公司灯具类产品的技术研发工作。根据吴某与甲公司、彭某、朱某签订的《照明灯具项目合作协议书》，各方共同出资成立甲公司，目的是进行LED灯具等照明灯具的研发、生产等。吴某的主要职责是负责组建研发、生产团队，保证公司设计和生产的产品不会侵犯第三方知识产权等。根据甲公司的组织架构图、研发部组织机构图、管理架构图等，吴某在甲公司成立后，担任甲公司总经理，负责研发中心、制造中心等。

其次，吴某具体参与了甲公司灯具类产品的研发工作。一方面，吴某在甲公司使用邮箱中的电子邮件显示：2015年1月至2018年10月，吴某与甲公司研发中心、制造中心、品质中心等部门人员就灯具产品有关问题持续沟通，多次就有关技术问题提出具体意见。吴某还向甲公司有关人员发送3D图纸，明确部分3D图纸是甲公司的核心机密。另一方面，吴某在甲公司工作期间，甲公司申请并获得授权的36项专利中，吴某是其中26项专利的发明人或设计人，或发明人、设计人之一。

综上，吴某与其他各方成立甲公司的目的是进行灯具类产品的研发、生产等，吴某在甲公司工作期间，既负责组建、管理甲公司的研发团队，又具体参与了甲公司的研发工作。由此可知，灯具类产品的研发创新属于吴某在甲公司的本职工作。涉案专利涉及户外照明灯具，说明书记载其发明目的是提供一种灯罩受力均匀的照明灯具。

因此，涉案专利与吴某在甲公司的本职工作有关，原审法院关于涉案专利属于吴某在甲公司的职务发明创造、涉案专利权归属甲公司的认定并无不当，瀚星公司、吴某的此节上诉理由不能成立，本院不予支持。