学以致用 | “非五常大米”是否构成对“五常”商标的使用

一、案例编号

(2021)鲁民终1664号

标准条款

《企业知识产权管理规范（GB/T 29490—2013）》

8.5　销售和售后

销售和售后阶段的知识产权管理包括：

b) 在产品宣传、销售、会展等商业活动前制定知识产权保护或风险规避方案。

c) 建立产品销售市场监控程序，采取保护措施，及时跟踪和调查相关知识产权被侵权情况，建立和保持相关记录。

本期导读

在企业商品名称中使用了他人已经注册的商标，同时又表明此商品非彼商品（商标对应的商品），这种行为是否构成对商标权的侵犯，一个“非”字是否足以帮助企业免责？今天的案例或许能带给您有益的启发。

二、判决书原文要点

背景信息

甲公司在www.1688.com网站销售大米，并将其销售的大米标注为“农家新米东北大米非五常大米珍珠米东北小町2.5kg5斤包邮圆粒香米”。

五常市大米协会认为甲公司的行为侵犯了其第1607996号“五常WUCHANG及图”、第5789043号“五常大米”注册商标，遂起诉至法院。

甲公司认为其使用“非五常”是对消费者进行明确告知，不构成对五常市大米协会商标的侵犯。

三、判决书（节选）要点：

本院认为，本案二审当事人争议的焦点问题是:……二是甲公司的被诉侵权行为是否侵害了涉案商标权……。

首先，甲公司在涉案商品的销售页面中使用“五常”字样是否构成商标性使用。

《中华人民共和国商标法》第四十八条规定，本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。本案中，www.1688.com网站是阿里巴巴广告公司经营的批发采购平台网站，相关公众在使用该网站时往往具有进行商品交易的目的，且通过在搜索栏中输入商品的名称、商标、型号或厂家等商品特征词语以在海量的商品中查询、检索、筛选相关的商品。在www.1688.com网站中以“五常”作为关键词搜索商品，在搜索结果中出现涉案商品，相关公众通常认为搜索结果中的商品均与“五常”相关。且“五常”并非商品名称、型号或厂家等商品特征词语，结合五常市大米协会主张的第1607996号“五常WUCHANG及图”证明商标和第5789043号“五常大米”证明商标的较高知名度以及大米商品为百姓日常生活消费品的事实，将“五常”作为关键词搜索的相关公众，是该品牌大米的潜在消费者，此时“五常”已起到识别商品来源的作用，属于商标意义上的使用。因此，甲公司在www.1688.com网站上涉案商品的销售页面的商品标题名称为“农家新米东北大米非五常大米珍珠米东北小町2.5kg5斤包邮圆粒香米”，使用“五常”字样属于商标意义上的使用。

其次，根据《中华人民共和国商标法》第五十七条规定:“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权:(二)未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标，容易导致混淆的；(三)销售侵犯注册商标专用权的商品的……”

本案中，案涉商品与五常市大米协会的第1607996号“五常WUCHANG及图”注册商标和第5789043号“五常大米”注册商标核定使用商品种类同属于大米，属于同一种商品。“五常”系案涉注册商标中表明地理信息的部分，系案涉商标的核心部分。涉案被控侵权商品使用的“五常”与五常市大米协会第1607996号“五常WUCHANG及图”注册商标的主要组成部分相同，两者属于近似商标。涉案商品使用的“五常”与五常市大米协会第5789043号“五常大米”注册商标的组成部分相同，主要呼叫相同，两者属于近似商标。

最后，五常市大米协会系第1607996号“五常WUCHANG及图”证明商标和第5789043号“五常大米”证明商标的注册商标专用权人，其商标权依法应予保护。甲公司未经五常市大米协会许可，在涉案商品销售页面的商品标题名称中使用“五常”字样，容易导致混淆，虽然这种对服务来源的混淆在消费者被误导进入甲公司的网上店铺之后可能就不符存在了，但这些消费者仍有可能在甲公司网上店铺内购买相关商品，甲公司由此依靠五常市大米协会的商标中凝聚的商誉而获得了利益。甲公司的被诉侵权行为将会对消费者的购买意向产生不良影响，并使五常市大米协会丧失应有的客户，因此甲公司的被诉侵权行为侵害了五常市大米协会的第1607996号“五常WUCHANG及图”注册商标和第5789043号“五常大米”注册商标专用权，应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

甲公司虽不能主动设置www.1688.com网站中关键词与商品的跳转规则，但可以利用现有的关键词抓取规则设置标题名称中的关键词以出现在对应的搜索结果中。甲公司辩称其使用“非五常”是对消费者进行明确的告知义务，虽然在商品名称中没有限制卖家对商品进行说明或告知，但名称设置不能侵犯他人合法权利，且在商品标题名称中嵌入他人商标以进行区分的告知义务并非商家的惯常做法且无必要性，故甲公司该抗辩不能成立，本院不予采信。