学以致用 | ​专利侵权案件中保全申请是否错误的判断因素

一、案例编号

(2020)最高法知民终521号

标准条款

《企业知识产权管理规范(GB/T 29490-2013)》

7.4.2 争议处理

应编制形成文件的程序,以规定以下方面所需的控制:

b) 在处理知识产权纠纷时,评估通过诉讼、仲裁、和解等不同处理方式对企业的影响,选取适宜的争议解决方式。

本期导读

财产保全是权利人在侵权行为发生或可能发生时,确保自身损失能够获得补偿的重要手段。然而实践中,财产保全制度却存在被滥用的可能。此时,所谓的“侵权方”可能因为重要的资金或物资被扣而苦不堪言,对于很多中小型企业而言,甚至可能遭遇灭顶之灾。通过今天的案例,您将会看到在专利侵权诉讼案件中法院判断保全申请是否错误的逻辑链,或许还能得到运用《民事诉讼法》一百零五条防范保全申请“错用”的有益启发。

二、判决书原文要点

背景信息

甲公司以乙公司侵犯其实用新型专利为由向法院起诉乙公司,并分别申请了诉前和诉中财产保全。

甲公司直到一审法院立案近半年后才向国家知识产权局申请出具专利权评价报告。

三、裁定书(节选)要点:

本院认为,根据当事人的上诉请求、答辩情况及案件事实,本案在二审阶段的争议焦点为:甲公司申请冻结200万元银行存款以及申请扣押货值100万元涉案产品有无错误。

民事诉讼法第一百零五条规定:申请有错误的,申请人应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失。根据民事诉讼的性质特点与基本原则,是否错误的判断要素大体指向恰当的市场主体审慎、基本的商业伦理道德,以及公平的市场竞争秩序。

在侵害专利权纠纷案件中,因专利权效力稳定性和权利边界清晰性弱于普通物权、技术事实查明较为复杂、侵权判断专业性较强等特点,对申请财产保全有无错误的判断应注意此类纠纷区别于一般民事侵权纠纷的较高特殊性,需结合案件具体事实予以分析。

具体到实用新型专利侵权纠纷中的财产保全申请,需着重考察的判断因素应聚焦于专利效力本身的稳定性,以审查申请行为是否符合审慎原则,进而判定申请财产保全有无民事诉讼法第一百零五条项下的“错误”。本案系争两次财产保全申请均可依照该原则,结合申请的不同时点、不同情况,予以详细分析。

(一)申请冻结200万元银行存款有无错误

首先,关于提出保全申请时专利权人的审慎程度。

涉案专利为实用新型,专利行政部门在授权程序中仅予形式审查,并不进行实质审查,司法实践中实用新型专利的效力稳定性相对较弱。甲公司本应在申请冻结乙公司银行存款前及时向专利行政主管部门申请出具专利权评价报告,并向法院提交该报告以证明其专利效力稳定性。但甲公司却在冻结200万元银行存款后才提出前述申请,其申请时点有不妥之处。

其次,关于采取保全措施后涉案专利的效力稳定性。

根据2017年6月30日国家知识产权局作出的专利权评价报告,涉案专利的全部权利要求1-4均不符合授予专利权条件。虽然该评价报告本身未否定涉案专利效力,但该报告进一步印证了涉案专利效力缺乏稳定性。

再者,关于专利权人知晓涉案专利效力稳定性程度后的行为。

甲公司在获取该评价报告后本应根据诚信原则及时进行信息披露并申请法院解除对银行存款的冻结,但甲公司直至本案二审程序终结后才申请解除,该长期不作为进一步违反了前述审慎原则,其行为具有明显可责性。

最后,关于涉案专利的最终效力。

甲公司在关联诉讼中主张保护的全部权利要求均被无效,该最终行政决定再一次印证了涉案专利效力的稳定性存在较大瑕疵,也因此反映出甲公司申请冻结乙公司银行账户的行为有失审慎。

综上四点,甲公司申请冻结乙公司200万银行存款且未及时申请解除的行为违反了前述审慎原则,应被视为民事诉讼法第一百零五条项下的“申请错误”。

……

(二)申请扣押货值100万元的涉案产品是否错误

从行为时点上看,甲公司于2018年2月2日向原审法院申请增加财产保全金额,即扣押货值100万元的待出口涉案产品。该二次财产保全申请行为发生在涉案专利评价报告作出之日起七个多月之后、第二次涉案专利无效申请四天之后、关联侵权纠纷案件一审判决之前。对此,本院认为,该二次财产保全申请亦构成民事诉讼法第一百零五条项下“申请错误”,理由如下:

首先,涉案专利评价报告对专利效力的稳定性已产生重大的、实质性影响,大大增加了专利可能最终被无效的合理预期。

在此情形下,处于专利侵权纠纷诉讼中的专利权人理应就财产保全申请持有足够审慎与克制,特别是对已经申请过财产保全、又决定追加申请财产保全而言,更应如此。本案中,甲公司获得专利评价报告后,在已经成功冻结被申请人200万元银行存款情形下,再次申请财产保全已明显违背前述审慎原则。

其次,甲公司在乙公司提起第二次无效申请四天后就申请二次财产保全,而在此时点,关联案件诉中并未出现其他需立即增加保全财产的紧急情形,故该二次财产保全申请明显是诉讼策略上的对抗措施,而非出于可执行财产安全考虑。

综上两点,甲公司二次申请财产保全具有更为明显的不合理性,系对保全救济措施的过度使用,损害了被申请人的合法权益,构成民事诉讼法第一百零五条项下的“申请错误”。