学以致用 | 离职员工的职务发明认定

一、基本信息

案例编号：（2019）最高法民申6342号

相关标准条款：

《企业知识产权管理规范（GB/T 29490-2013）》

6.1.5　离职

对离职的员工进行相应的知识产权事项提醒；涉及核心知识产权的员工离职时，应签署离职知识产权协议或执行竞业限制协议。

8.2　研究开发

e) 及时对研究开发成果进行评估和确认，明确保护方式和权益归属，适时形成知识产权。

良禽择木而栖，员工离职另觅，当今社会再正常不过。离职后，若员工能够合法运用其在原公司期间的所学所得，加上自身的努力和创造性运用，不仅可以闯出一片天空，还可成为原东家的合作伙伴，成就如富士康与立讯精密般的佳话。但硬币有两面，员工离职会带来知识产权流失的风险。企业如欲避免该类风险之损害，切忌一纸离职协议便想高枕无忧，还需追踪些许时日，运用本案所述之方法，确保离职员工所做之职务发明最终“权归原主”。

二、判决书原文要点

李某原为甲公司研发总监，其从甲公司离职后创立了乙公司，并申请了一项专利，该专利与李某在甲公司从事的研发工作具有一定的相关性。甲公司经对比后认为李某申请的专利应系属于甲公司的职务发明。

三、审判决书（节选）要点

本院经审查认为，本案的争议焦点为涉案专利是否属于李某在甲公司工作期间的职务发明创造。

《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第六条规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位。”

《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称专利法实施细则）第十二条第一款第（三）项规定：“退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”属于职务发明创造。

发明创造是复杂的智力劳动，离不开必要的资金、技术和研发人员等资源的投入或支持，并承担相应的风险。在涉及与离职员工有关的职务发明创造的认定时，既要维护原单位对确属职务发明创造的科学技术成果享有的合法权利，鼓励和支持创新驱动发展，同时也不宜将专利法实施细则第十二条第一款第（三）项规定的“有关的发明创造”作过于宽泛的解释，导致在没有法律明确规定或者竞业限制协议等合同约定的情况下，不适当地限制研发人员的正常流动，或者限制研发人员在新的单位合法参与或开展新的技术研发活动。

因此，在判断涉案发明创造是否属于专利法实施细则第十二条第一款第（三）项规定的“有关的发明创造”时，应注重维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡，综合考虑以下因素：

一是离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容，包括工作职责、权限，能够接触、控制、获取的与涉案专利有关的技术信息等。

二是涉案专利的具体情况，包括其技术领域，解决的技术问题，发明目的和技术效果，权利要求限定的保护范围，涉案专利相对于现有技术的“实质性特点”等，以及涉案专利与本职工作或原单位分配任务的相互关系。

三是原单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动，或者是否对有关技术具有合法的来源。

四是权利人、发明人能否对于涉案专利的研发过程或者技术来源作出合理解释，相关因素包括涉案专利技术方案的复杂程度，需要的研发投入，以及权利人、发明人是否具有相应的知识、经验、技能或物质技术条件，是否有证据证明其开展了有关研发活动等。

结合本案一、二审法院查明的有关事实以及再审申请人提交的有关证据，本院围绕前述四个方面的因素，就本案争议焦点认定如下：

首先，关于李某在甲公司任职期间承担的本职工作或分配任务的具体内容。

第一，李某于甲公司任职期间担任生产制造总监，直接从事配药设备和配药装置的研发管理等工作。其在再审申请书中，也认可其从事了“研发管理工作”。

第二，李某在甲公司任职期间，曾以部门经理名义，在研发部门采购申请表上签字，并在多份与涉案专利技术密切相关且加盖有“受控文件”的技术图纸审核栏处签字。

第三，李某多次参与甲公司内部与用药自动配药设备和配药装置技术研发有关的会议或讨论，还通过电子邮件接收研发测试情况汇报，安排测试工作，并对研发测试提出相应要求。

综上，根据李某在甲公司任职期间承担的本职工作或分配的任务，其能够直接接触、控制、获取甲公司内部与用药自动配制设备和配药装置技术研发密切相关的技术信息，且这些信息并非本领域普通的知识、经验或技能。

因此，李某在甲公司承担的本职工作或分配的任务与涉案专利技术密切相关。对于李某有关其仅仅是进行研发管理，没有参与甲公司有关静脉配药装置的研发工作，甲公司的相关证据都不是真正涉及研发的必要文件等相关申请再审理由，本院均不予支持。

其次，关于涉案专利的具体情况及其与李某的本职工作或分配任务的相互关系。

……将李某申请的专利与甲公司的专利相比，二者解决的技术问题、发明目的、技术效果基本一致，二者技术方案高度关联。二审法院结合涉案专利的审查意见、引证专利检索，认定甲公司专利属于可单独影响李某专利权利要求的新颖性或创造性的文件，并无不当。

在甲公司提供的与李某的本职工作有关的图纸上均加盖“受控文件”章，在“审核”栏处均有李某的签字。

在李某与甲公司有关工作人员的往来电子邮件中，讨论的内容直接涉及转盘抱爪、母液上料方案、安瓿瓶掰断测试等与涉案专利技术方案密切相关的研发活动。

综上，李某申请的专利与李某在甲公司承担的本职工作或分配的任务密切相关。

复次，甲公司与李某申请的专利的有关技术领域的研发是持续进行的。甲公司成立于2002年……其在2010年2月至2016年7月期间先后申请了60余项涉及医疗设备、方法及系统的专利，其中44项专利是在李某入职甲公司前申请，且有多项专利涉及李某申请专利中的技术。因此，对于李某主张甲公司在其入职前已经完成了相关专利技术研发工作，其申请的专利不属于职务发明创造的相关申请再审理由，本院不予支持。

最后，关于李某、乙公司能否对涉案专利（李某申请）的研发过程或者技术来源作出合理解释。根据涉案专利说明书，涉案专利涉及“静脉用药自动配制设备和摆动型转盘式配药装置”，共有13页附图，约60个部件，技术方案复杂，研发难度大。李某作为涉案专利唯一的发明人，在离职甲公司后不到3个月即以个人名义单独申请涉案专利，且不能对技术研发过程或者技术来源做出合理说明，不符合常理。而且，根据二审法院的认定，根据李某一审提交的专利搜索网页打印件及自制专利状况汇总表，李某作为发明人，最早于2013年7月12日申请了涉案专利以及201320416724.5号“静脉用药自动配制设备和采用视觉传感器的配药装置”实用新型专利，而在此之前，本案证据不能证明李某具有能够独立研发涉案专利技术方案的知识水平和能力。

综上，综合考虑本案各相关事实以及李某、乙公司向本院提交的有关证据，一、二审法院认定涉案专利属于李某在甲公司工作期间的职务发明创造并无不当。李某、乙公司的申请再审理由均不能成立。